Het Hof van Beroep Brussel (“Hof”) heeft beslist dat het rode zoolmerk van Louboutin een geldig merk is [1]. In eerste instantie had de Rechtbank van Koophandel (“Rechtbank”) ten onrechte overwogen dat er sprake zou zijn van een vormmerk, dat de zool de wezenlijke waarde aan de waar geeft en om die reden nietig moet worden verklaard [2]. Gelukkig voor Louboutin herstelt het Hof dit nu in hoger beroep.

Voor het Hof is het duidelijk dat het merk een beeldmerk betreft (zoals ook uitdrukkelijk vermeld in de merkinschrijving).

Het betreft geen vormmerk want: “het is niet omdat een beeldmerk op een vorm wordt aangebracht – in casu de zool van een schoen (zoals afgebeeld in de merkinschrijving) – dat het een vormmerk wordt.”

Ook is het geen kleurmerk: “in casu ontleent het als merk ingeschreven teken zijn onderscheidend vermogen aan de plaats en de wijze waarop het wordt afgebeeld, zodat het als een beeldmerk dient te worden aangemerkt“.

Dit bleek ook eigenlijk al uit de merkinschrijving zelf nu volgens de inschrijving het merk bestaat uit “de kleur rood (Pantone 18-1663TP) aangebracht op de zool van een schoen zoals afgebeeld (de contour van de schoen maakt geen deel uit van het merk maar heeft tot doel om de plaats waar het merk is aangebracht te doen blijken)”.  

Het Hof overweegt vervolgens dat het rode zoolmerk ten tijde van het depot op significante wijze afweek van de norm van wat destijds in de betrokken sector gangbaar is (met name bruine of zwart gekleurde zolen, aldus het Hof) en om die reden ten tijde van het depot reeds onderscheidend vermogen zou hebben gehad. Dat er anderen waren die destijds en zelfs voor de depotdatum (28 december 2009) ook schoenen met rode zolen hebben ontworpen doet daar niet aan af, nu dit in ieder geval niet de norm was ten tijde van het depot.

Daarbij overweegt het Hof dat het rode zoolmerk hoe dan ook na inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen (inburgering). Uit de stukken blijkt volgens het Hof voldoende dat het relevante publiek het rode zoolmerk percipieert als herkomstaanduiding. Het veelal incidenteel gebruik van rode zolen (om een decoratief of bepaald visueel effect te bereiken) door andere ontwerpers doet niets af aan het voortdurend gebruik door Louboutin van het rode zoolmerk als herkomstaanduiding. Opvallend is dat waarbij de rechtbank overwoog dat het al geruime tijd gangbaar is in de branche om hooggehakte damesschoenen te voorzien van een rode zool, het Hof het hier duidelijk niet mee eens is.

Van Dalen probeert vervolgens nog de dans te ontspringen door aan te voeren dat er geen sprake is van gebruik als merk. Het Hof maakt hier direct korte metten mee door te overwegen dat uit de stukken niet blijkt dat Van Dalen de rode zool louter zou gebruiken als versiering, als typeaanduiding en/of omwille van de aantrekkingskracht ervan. Uit de stukken blijkt dat zij de rode zool juist als onderscheidingsteken gebruikt.

Het Hof concludeert dan ook vervolgens kort en goed dat de rode zool van Van Dalen inbreuk maakt op het rode zoolmerk van Louboutin. Goed nieuws dus voor Louboutin die nu weer met een gerust hart inbreukmakende rode zolen kan gaan aanpakken!