專利有效性判斷中至為關鍵之「進步性」要件,亦即「發明…為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時,仍不得取得發明專利」(專利法第22條第2項),於各國法院實務常於判斷中產生「後見之明」;台灣法院亦常面對相同問題。就此,最高行政法院進來數則判決,均已明確揭示為避免「後見之明」之發生,應先界定「通常知識者」水準,再以該水準之人進行評估,且於評估時,亦應針對何以「依申請前之先前技術所能輕易完成者」予以詳查,始能作出適法之判斷。茲摘錄二則判決如下:

  • 最高行政法院104年度判字第326號判決(104年6月18日)中,再次揭示於發明專利舉發案有關進步性之審查步驟中,於進行「以該發明所屬技術領域中具有通常知識者,參酌先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識,判斷是否能輕易完成系爭發明」之步驟前,應先確立「所屬技術領域中具有通常知識者」之技術水準此一客觀判斷基準。該判決明揭:「其中『所屬技術領域中具有通常知識者』及先前技術(即引證證據)所揭露內容之確立,為進步性客觀判斷的重要步驟。」
  • 於建立該技術水準後,針對「是否能輕易完成系爭發明」,最高行政法院104年判字第452號判決(104年8月13日)更進一步表示為摒除「後見之明」之產生,故應詳細判斷及敘明如何從先前技術中,可得出關於系爭發明之相關教示、建議而能輕易完成。該判決明揭:「按進步性之審查不得以發明之說明所採用循序漸進、由淺入深的內容而產生的『後見之明』作成能輕易完成的判斷,逕予認定發明不具進步性;而應將系爭發明的整體與舉發證據進行比對,以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識之觀點,作成客觀的判斷。…所謂『其所屬技術領域中具有通常知識者,依申請前之先前技術所能輕易完成者』,究竟係依證據3何項技術特徵轉用、等效置換,或依何項技術特徵之教示、建議而能輕易完成?未據原審詳為調查並於判決中敘明,則原判決逕認該技術特徵『未超出為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者』,即嫌率斷。」

由上述判決發展可知,未來於案件審理過程中,於個案建立相關客觀判斷基準,將有助於進步性要件之正確判斷。