PROPIEDAD INTELECTUAL. STJUE (SALA QUINTA) DE 17 DE MARZO DE 2016, ASUNTO C-99/15: INDEMNIZACION POR DAICIO MORAL ACUMULADA A LA DEL DKIC1- 0 PATRIMONIAL

El perjudicado por infraccion de su derecho de propiedad intelectual que haya sufrido un clan° moral tiene derecho a reclamar, adernas de una indemnizacion del dafio patrimonial, otra por el dario moral en su caso sufrido; y ello con independencia del criterio indemnizatorio escogido para el calculo del dafio patrimonial.

En esta sentencia el Tribunal de Justicia responde en sentido afirmativo a la cuestion prejudicial sobre si el art. 13.1 de la Directiva 2004/48, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (la "Directiva 2004/48"), permite al perjudicado par infraccion de su propiedad intelectual solicitar, adernas de una indemnizacion por deg) patrimonial, otra por el clano moral en su caso sufrido. Y ello con independencia del criteria de calculo del dario patrimonial escogido.

Esta cuestion prejudicial se presento por el Tribunal Supremo espanol en el marco de un litigio entre, de un lado, el Sr. Liffers, director, guionista y productor de la obra audiovisual titulada Dos patrias, Cuba y la noche y, de otro, Producciones Mandarina, Si. ("Mandarina") y Mediaset Espana Comunicacion, S.A. ("Mediaset").

Mandarina habia realizado un documental audiovisual sabre la prostitucion infantil en Cuba, en el que se habian insertado algunos pasajes de la obra Dos patrias, Cuba y la noche sin contar con la autorizacion del Sr. Liffers. Dicho documental fue emitido por Mediaset en Telecinco.

Ante tales hechos, el Sr. Liffers insto demanda judicial contra Mandarina y Mediaset en la que solicito, en esencia, que se les condenara a cesar en cualquier vulneracion de sus derechos de propiedad intelectual y a indemnizarle en 6.740 euros por la infraccion de los derechos de explotacion y en un importe adicional, calculado a tanto alzado, de 10.000 euros por el dem moral que afirmaba haber sufrido.

EI Sr. Liffers habia aptado, como criteria de calculo de la indemnizacian por daho patrimonial, por el apartado b) del art. 140.2 LPI, esto es, la cantidad que el perjudicado hubiera percibido si el infractor le hubiese solicitado autorizacion para utilizar ese derecho (en lo sucesivo, «licencia hipotetica»). Este criterio, a diferencia del establecido en el apartado a) del art. 140.2 LPI, no obliga al demandante a demostrar el alcance de su dario efectivo. Por lo demos, y este es el quid de la cuestion, solo el apartado a) del art. 140.2 LPI menciona la posible indemnizacion por datio moral, no asi el apartado b) que, como decimos, es el que establece el criteria de calculo escogido por el demandante. El art. 140.2 LPI es el precepto nacional que transpone el art. 13.1, segundo Oman:), de la Directiva 2004/48:

ART. 13.1 (2° PARR.) DIRECTIVA 2004/48                                   ART. 140.2 LPI

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El Juzgado de lo Mercantil no 6 de Madrid condeno a Mandarina y Mediaset a indemnizar al Sr. Liffers con 3.370 euros por dalio patrimonial y a 10.000 euros en concepto de dario moral. La Audiencia Provincial de Madrid redujo el importe de Ia indemnizacion por dem patrimonial y anulo en su integridad la condena por clan° moral, al entender que, al haber elegido el demandante el criterio de la licencia hipotetica, no estaba facultado para reclamar, adernas, una indemnizacion por dafio moral. Para ello deberia haber optado, segun la Audiencia Provincial, por el metodo de calculo establecido en la letra a) del mencionado articulo.

El Tribunal Supremo, con dudas sabre si la indemnizacion por dafio moral procede en todos los casos con independencia del criterio indemnizatorio escogido por el demandante, decidio remitir al Tribunal de Justicia de la Union Europea la cuestion prejudicial objeto de esta sentencia. En una interpretation literal, contextual y finalista del art. 13.1 (20 parrafo) de la Directiva 2004/48, el Tribunal de Justicia de la Union Europea razona que:

  1. Si bien el art. 13.1 parrafo segundo, letra b), de la Directiva 2004/48 no incluye literalmente el dafio moral, tampoco lo excluye como asi se deduce de la expresion "cuando menos";
  2. El parrafo primero del art. 13.1 Directiva 2004/48 establece que la indemnizacion par dalios y perjuicios ha de ser "adecuada a los dahos y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infraction" siendo asi que un dem moral constituye, siempre que se haya demostrado, un componente del dano efectivo que este ha sufrido; y
  3. La Directiva 2004/48 tiene por objetivo garantizar un nivel de proteccion de la propiedad intelectual elevado, que incluya Ia reparacion Integra del perjuicio efectivamente sufrido, incluido tambien el dalio moral en su caso causado.

Por todo ello, el Tribunal de Justicia concluye que el perjudicado por infraccion de su derecho de propiedad intelectual tiene derecho a reclamar, ademas de una indemnizacion del dant) patrimonial, otra por el del° moral en su caso sufrido; y ello con independencia del criteria indemnizatorio escogido para el calculo del dem patrimonial.

PROPIEDAD INTELECTUAL. SAP MADRID (SECC. 28°) DE 19 DE FEBRERO DE 2016, N° 67/2016: REQUISITOS PARA LA CALIFICACION DE UN PROYECTO EMPRESARIAL COMO OBRA COLECTIVA

Para poder calificar un proyecto empresarial como obra colectiva, la persona fisica o juridica que Ia edita y divulga bajo su nombre debe demostrar una efectiva coordinacion creativa, que puede concretarse, entre otros aspectos, en la definicion del objeto de la obra, la conformacion del equipo humano para su elaboracion, el establecimiento de un plan de trabajo con asignacion de tareas y la validacion del resultado final.

Esta sentencia resuelve una demanda instada por Agenda Activa, S.A., guionista de un proyecto para Ia formacion de menores de edad en materia de prateccion de datos personales ("Proyecto Agenda Activa"), contra Ia asociacion Comision de Libertades en Informatica ("CLI") por presentarse esta coma autora de un proyecto (el "Proyecto Cli­Prometeo"), que segun la demandante constituia un plagio de su obra, el Proyecto Agenda Activa.

La demandada no disputo las similitudes entre una y otro Proyecto. La que CLI esgrimio como defensa era que el Proyecto Cli-Prometeo constituia una obra colectiva de CLI siendo el Proyecto Agenda Activa una mera aportacion a dicha obra colectiva.

El art. 8 LPI define la obra colectiva como aquella creada (i) por la iniciativa y (ii) bajo la coordinacion de una persona natural o juridica (iii) que la edita y divulga bajo su nombre (iv) y esta constituida por la reunion de aportaciones de diferentes autares cuya contribuciOn personal se funde en una creacion Onica y autonoma, para la cual haya sido concebida (v) sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sabre el conjunto de la obra realizada. Lo atractivo de la obra colectiva, y la razon por la que CLI esgrimio que el Proyecto Cli-Prometeo Ia era, es que, salvo pacto en contrario, los derechos sabre ella corresponden a la persona que la edita y divulga bajo su nombre.

En esta sentencia Ia seccion 28a de la Audiencia Provincial de Madrid desestima la tesis de la demanda y rechaza que el Proyecto Cli-Prometeo pueda calificarse coma obra colectiva. Su razonamiento ofrece un buen resumen de los criterion hermeneuticos seguidos par los Tribunales a la hors de aplicar los requisitos del art. 8 LPI. En particular, tras aclarar que las aportaciones incorporadas a obra colectiva pueden perfectamente originarse en el marco de una relacion laboral, la Audiencia Provincial recuerda que:

  1. La obra colectiva presupone Ia participacion de varios autores que aportan sus creaciones originales al resultado final, las cuales han de tener "entidad suficiente" y mostrarse como pietas necesarias respecto del c❑njunto de la obra.
  2. La iniciativa a Ia que se refiere Ia LPI no equivale a la mera ideacion: se precisa la decision, resolucion o impulso para Ia materializacion de la obra colectiva, allegando los recursos necesarios para ello.
  3. El requisite de la coordinacion es esencial. La coordinacion debe entrariar una posicion de ascendencia y un rol de direccion, que no tiene por que traducirse necesariamente en Ia imparticion de instrucciones acerca del caracter ❑ c❑ntenid❑ de cada aportacion, pudiendo concretarse, entre otros aspectos, en la definicion del objet❑ de Ia obra, la conformacion del equipo human❑ para su elaboracion, el establecimiento de un plan de trabajo con asignacion de tareas y Ia validacion del resultado final.

Con base en estos criterios la Audiencia Provincial de Madrid concluye que la demandada no ha probado la existencia de todos los requisites del art. 8 LPI. En particular, el Tribunal considera que la demandada no identifico (i) factores concretos por los que reconocer en Ia demandada el rol de direccion inherente a la conceptualizacion del titular de los derechos sabre Ia obra colectiva, ni tampoco (ii) otras aportaciones de entidad suficiente en la obra litigiosa que se hubieran sumado a la de la demandante para dar carts de naturaleza al Proyecto Cli-Prometeo como product❑ final.

Rechazada la calificacion del proyecto de la demandada como obra colectiva, el Tribunal concluye, a partir de la constatacion de las coincidencias existentes, que el Proyecto Cli­Prometeo constituye un plagio del Proyecto Agenda Activa.

MARCAS. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO CIVIL) DE 1 DE MAREO DE 2016, N° 107/2016: CONFLICTO ENTRE LA MARCA "CHAMPIN" Y LA DENOMINACION DE ORIGEN "CHAMPAGNE"

El use de la marca "Champin" para comercializar una bebida gaseosa infant!! de frutas del bosque y fresas no infringe la denominacion de origen "Champagne" ni constituye competencia desleal

El Comite interprofessionnel du yin de Champagne, titular de Ia denominacion de origen ("DO") "Champagne", inicio un procedimiento judicial contra Industrias Espadaf❑r, S.A., titular de Ia marca "Champin", quien la comercializa en relacion con una bebida gaseosa infantil de frutas del bosque y fresas. En particular, la demandante insto acciones de:

  1. nulidad de Ia marca "Champin" por ser "contraria a Ia ley" e "inducir al public❑ a error";
  2. infraction de la DO "Champagne" derivado del uso por Ia demandada de la marca "Champin" en relacion con una bebida gaseosa infantil de frutas del bosque y fresas; y
  3. competencia desleal por el uso del sign° "Champin" y otros elementos de presentation de product° (coma la forma de la botella) que, a juicio de la demandante, (i) era susceptible de producir engafio, (ii) comportaba aprovechamiento indebido de Ia reputation ajena y, en cualquier caso, (iii) conllevaba la infraccion de normas.

El Tribunal supremo confirma el fallo de la Audiencia Provincial de Granada al no apreciar causa de nulidad, ni actos de infraction de la DO "Champagne", ni de competencia desleal, por los motivos que indicamos a continuacion.

En primer lugar, respect° a Ia action de nulidad, el Alto Tribunal entiende que la bebida infantil "Champin" es un product° ajeno a los vinos amparados por la DO "Champagne" y a cualquiera de los otros productos protegidos por el Reglamento (CE) no 1234/2007, par el que se crea una organization com6n de mercados agricolas y se establecen disposiciones especificas para determinados productos agricolas ("Reglamento 1234/2007"). Este Reglamento, arguments el Tribunal Supremo, al regular las relaciones con las marcas registradas, tine la limitation de registro y la nulidad del registro a que dicha marca se aplique a los vinos y bebidas incluidos en el propio Reglamento 1234/2007 por medio de un Anexo.

En segundo lugar, respecto a la action de infraction, el Tribunal Supremo establece que el uso del sign° "Champin" tan solo produce una "tenue evocacion" de la DO "Champagne", es decir, "no se genera esta conexion mental en el consumidor que perjudique la finalidad perseguida con la denominacion de origen". Sabre esta cuestion, el Tribunal Supremo trae a colacion Ia sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 4 de marzo de 1999, caso formaggio Gorgonzola (C-87/97), que entendio que la "evocation" infractora se produce cuando los consumidores, al ver el nombre del product°, piensan "como imagen de referencia" en los productos protegidos por la DO.

Pues bien, segun el Alta Tribunal la marca "Champin" no induce a pensar a los consumidores de "Champin" que esta bebida ha sido elaborada a partir de champagne, ni que sea un product° derivado del mismo a comparta algunas de sus caracteristicas principales.

Por ultimo, respecto a la accion par competencia desleal, el Tribunal Supremo concluye que la denomination "Champin" no es lo suficientemente semejante como para poder aprovecharse del prestigio de Ia DO "Champagne". Asimismo estima que el empleo de un envase comun en los vinos espumosos y de aguja -que no son exclusivos del champagne-no supone un aprovechamiento de las ventajas derivadas del prestigio y renombre de estos vinos en el mercado.

Por lo tanto, segun Tribunal Supremo, la marca "Champin" es valida y podr6 seguir identificando la gaseosa infantil dada que su uso no infringe Ia DO "Champagne" ni constituye competencia desleal.

MARCAS. SAP DE BARCELONA (SECC. 151 DE 8 DE FEBRERO DE 2016, N° 28/2016: REGISTRO DE MARCA EXTRANJERA EN ESPAIA POR COMPETIDOR: INEXISTENCIA DE "MALA FE"

Esta sentencia resuelve una demands judicial instada por la compania britanica Cend Limited por la que solicito Ia nulidad de la marca espariola no 2887852 MYPROTEIN, solicitada el 4 de agosto de 2009 por la compania espariola Clinical Nutrition para productos de las clases 5 y 32, por haberse registrado de "mala fe". La demandada espatiola, a su vez, reconvino ejercitando una accion de infraccion de aquella marca.

Cend Limited y Clinical Nutrition se dedican a la misma actividad: la distribucion de productos de nutricion para el deporte. Sin embargo, mientras que la primera operaba a traves de Internet y principalmente en el Reino Unido, la espaliola solo distribuia en Esparia y utilizando canales de distribucion off line.

Cend Limited era titular de dos marcas britanicas anteriores, una de las cuales era MYPROTEIN, solicitada el 27 de febrero de 2008 y registrada para suplementos dieteticos deportivos y de nutricion.

En esencia, Ia demandante britanica esgrimia, con fundamento en el art. 51.1b) de Ia Ley de Marcas, que en la fecha de solicitud de la marca espariola MYPROTEIN Ia demandada sabia, o debia saber, que Cend Limited utilizaba en la UE un signo identico para productos similares, lo que podia dar lugar a confusion. El art. 51.1) de la Ley de Marcas, que traspone el art 3.2 de la Directiva 2008/95/CE al ordenamiento interno, al regular las causas de nulidad absoluta establece que "el registro de la marca podra declararse nub mediante sentencia firme y ser objeto de cancelacion (...) b) cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe."

La Audiencia Provincial, tras aclarar que el concepto de "mala fe" de la Directiva 2008/95/CE es un concepto autonomo de Derecho de Ia Union que ha de interpretarse de manera uniforme, recuerda que, como tiene dicho el Tribunal de Justicia de la Union Europea:

  1. La existencia de "mala fe" del solicitante (...) debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes de cada caso;
  2. El momento pertinente para apreciar la existencia de "mala fe" del solicitante es el de Ia presentacion de Ia solicitud de registro;
  3. Algunas de las circunstancias que evidencian "mala fe" (si bien estas no agotan los supuestos posibles) son:
    1. Si Ia solicitante de la marca impugnada conoce, o debe conocer, que un tercero utiliza, al menos en un Estado miembro, un signo identico o similar que puede crear confusion can el signo cuyo registro se solicita;
    2. Ia intencion del solicitante de impedir que dicho tercero continue utilizando tal signo; asi coma
    3. el grado de proteccion juridica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita.

Aplicando las anteriores directrices, la Audiencia Provincial de Barcelona rechaza en este caso la existencia de "mala fe" y con ello la demanda de nulidad. En particular, respecto a si Ia demandada conocia o debia conocer la marca de la demandante:

  1. El Tribunal sostiene que no se puede presumir que las companias conozcan todas las companias y productos competidores que se comercian en el mundo, maxime cuando - como en este caso - lo hacen en mercados de paises diferentes.
  2. A lo anterior anade que en este procedimiento no ha quedado probado que, antes de la salicitud de registro de Ia marca espafiola MYPROTEIN, la demandada tuviera conocimiento de la marca britinica MYPROTEIN. Asi, si bien en agosto de 2009, fecha de solicitud y de la marca controvertida, Cend Limited estaba en condiciones de distribuir sus productos en diferentes paises europeos, entre los que estaba Espana, Ia marca britanica tenia una minima implantacion en el mercado espanol, como deduce el Tribunal de:
    1. Las escasas referencias aportadas por la demandada en tres faros de Internet;
    2. Los minimos ingresos por distribucion de productos en el territorio espanol en el ario 2009, que ascendieron a 1.008 Euros;
    3. La inoperatividad del dominio myprotein.es, titularidad de la demandada, en ague! momenta.
  3. En cuanto al grado de proteccion juridica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita, el Tribunal observa que la escasa originalidad de la marca MYPROTEIN para bebidas de suplementos de proteinas, que es para lo que lo utilizaba la espafiola, no excluye que la demandada eligiera casualmente la misma combinacion de palabras
  4. Respecto a la intencion del solicitante, indica el Tribunal que, aun partiendo de la hipotesis rechazada de que Clinical Nutrition tuviera conocimiento de la marca britanica, tampoco hay prueba alguna de Ia intencion de competir deslealmente con la actora ni en particular de impedir (en el momenta de la solicitud de Ia marca espahola) que Ia compahia britanica continuara utilizando su marca.

Por todo ello, el Tribunal, revocando la sentencia de instancia, desestima la demanda de nulidad. Tambien desestima, por ultimo, la accion reconvencional de infraccion al considerar que en su demanda Ia actora reconvencional no ha precisado suficientemente los productos supuestamente infractores.