Lo scorso 14 dicembre il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata per l’Impresa A, nel contesto di un ricorso per inibitoria cautelare (R.G. n. 40551/2015), si è espresso in materia di contraffazione di marchio tramite l’impiego dell’ormai noto servizio di sponsorizzazione “AdWords” offerto da Google (questione da noi trattata in precedenza qui).

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Una società attiva nel campo del software e delle telecomunicazioni, titolare del marchio comunitario “iwatch”, depositato nel 2008 per sistemi di sicurezza, aveva chiesto al Tribunale milanese di inibire Apple Inc. e Apple Italia S.r.l. da qualsiasi uso del termine “iwatch” e, in particolare, dall’utilizzo come keyword per annunci pubblicitari relativi al prodotto Apple watch mediante il servizio AdWords. Con tale condotta, secondo la società ricorrente, Apple si sarebbe di fatto appropriata illegittimamente del suo marchio, ne avrebbe pregiudicato la visibilità – la ricorrente rilevava al riguardo il fatto che il proprio sito, in seguito alla ricerca del termine “iwatch”, comparisse solo oltre la centoventesima posizione – e avrebbe altresì realizzato un illecito concorrenziale nei suoi confronti.

Apple si era difesa osservando, tra le altre cose, che il termine “iwatch”, di cui non negava l’uso come keyword per il servizio AdWords, non apparisse però né all’interno dell’annuncio sponsorizzato né nel sito Apple cui questo rinviava; aveva, inoltre, rilevato la diversa natura dei prodotti della ricorrente rispetto ai propri. Tali circostanze (in conformità con la giurisprudenza comunitaria e nazionale) avrebbero escluso ogni rischio concreto di associazione tra le diverse fonti di provenienza dei prodotti e, conseguentemente, la contraffazione del marchio “iwatch”.

Dopo aver rilevato – alla luce della giurisprudenza comunitaria in materia e, in particolare, della sentenza C-323/09, Interflora – che l’uso del marchio “iwatch” da parte di Apple tramite AdWords non fosse idoneo a compromettere nessuna delle sue tipiche funzioni (quella di indicazione di origine, di pubblicità e di investimento) il Giudice ha respinto il ricorso.

Il Tribunale, infatti, in primo luogo non ha ravvisato alcuna violazione della funzione di indicazione d’origine del marchio azionato, poiché, nella fattispecie, “l’annuncio consente all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l’annuncio si riferisce non provengono dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo ma da un terzo ad essa del tutto estraneo (…), né può ritenersi che detto annuncio adombri l’esistenza di un collegamento economico tra tale terzo e il titolare del marchio”. A tal proposito, sono risultate dirimenti l’accertata assenza del termine “iwatch” all’interno dell’inserzione e del sito ad essa collegato e la non assimilabilità, secondo il Tribunale, della natura dei prodotti pubblicizzati.

In secondo luogo, ha anche escluso la violazione da parte di Apple della funzione pubblicitaria e di quella di investimento del marchio preesistente. Quanto alla prima, secondo il Tribunale nel caso di specie “non si verifica l’ipotesi in cui il terzo utilizza il marchio registrato altrui per proporre alternative ai prodotti ed ai servizi del titolare del marchio”, cioè lo scenario “pro-concorrenziale” che in diverse occasioni ha condotto la Corte di Giustizia e anche le corti nazionali ad escludere che l’uso come adword del marchio altrui sia illecito. Ciononostante, la violazione della funzione pubblicitaria sarebbe da escludersi per un altro assorbente motivo, cioè il fatto che Apple non abbia adottato il termine “iwatch” come keyword per agganciarsi ai prodotti commercializzati dalla ricorrente, ma per “sfruttare o comunque ricondurre a propriofavore il fatto che il marchio in questione appare riproduttivo della notissima famiglia di marchi da essa utilizzati da anni”: è, infatti, notorio che Apple già da tempo chiama e commercializza moltissimi dei suoi prodotti con nomi preceduti dalla vocale “i”. Ne consegue che la ricorrente è comunque in grado di continuare a pubblicizzare efficacemente i propri prodotti – peraltro appartenenti ad una diversa categoria – con il proprio marchio.

In tale contesto è stato considerato irrilevante anche il lamentato posizionamento negativo del sito della ricorrente nell’ambito delle ricerche eseguite a mezzo di motore di ricerca, posto che questo “dipende da numerosi fattori non influenzabili dal comportamento delle controparti e sembra potersi ritenere in gran parte dovuto dalla spontanea associazione del pubblico del termine iwatch con la famiglia dei notori marchi Apple”.

Con riferimento alla seconda, per il Tribunale, sono proprio “le diverse tipologie di prodotti (…) commercializzati (ad escludere) in radice che l’uso del segno da parte delle resistenti possa effettivamente intralciare in modo sostanziale l’utilizzo, da parte del titolare, del proprio marchio”; dunque, lungi dal compromettere la reputazione del marchio in questione, tale uso del segno ha come “sola conseguenza quella di costringere il titolare dello stesso marchio ad adeguare i propri sforzi per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli” nell’ambito di una corretta competizione commerciale.

Sulla base delle stesse considerazioni svolte in riferimento alla non violazione della funzione di indicazione di origine del marchio, è stata ritenuta insussistente anche l’ipotesi della concorrenza sleale allegata dalla ricorrente.

Si ricorda, infine, che il provvedimento, naturalmente, è soggetto a reclamo e, avendo natura cautelare, potrebbe essere reso inefficace da una sentenza di merito che giunga a conclusioni diverse.