对于专利侵权案件,专利权人可依法主张的诉讼请求主要包括两个方面的内容:停止侵权和赔偿损失。其中,对于损害赔偿数额的确定,一直是我国司法实践中长期存在的难点之一。

不可否认,损害赔偿额的精确计算,确实是非常困难的。如果专利权人主张以其损失作为赔偿依据,通常会面临一系列问题,例如:1、被控侵权人通常会否认原告数据的真实性;2、在我国经济总量持续增长的大前提下,专利权人同期的专利产品利润可能并无降低,甚至还有增长;3、市场上的潜在侵权人并不限于涉案被告,将原告的损失全部归结于涉案被告并不合理;4、涉案专利在产品中的贡献率,缺少权威的考量依据。但是由于我国的司法实践中缺少行之有效的证据开示(Discovery)制度,让专利权人主张被告的获利,往往更不可行。

正是由于确定权利人的损失和侵权人的获利存在举证和计算上的较大困难,我国司法实践中大量案件采用法定赔偿作为确定赔偿额的依据。主张采用法定赔偿,对于专利权人而言,可以从很大程度上免除其证明损害赔偿额这一定量事实的责任,使案件的焦点事实集中在侵权是否成立等定性问题上。同时,对于一审法官而言,也乐于专利权人主张法定赔偿额。由于采用法定赔偿额进行判决似乎属于法官自由心证的范围,对于这一定量事实,一审判决在二审法院被改判的可能性很小,使得法官“拍脑袋”式的判案成为难免。

但是,对于法定赔偿额,专利法规定了1万到 100 万这一跨度为两个数量级的较大范围。在一些案件中,如果仅判决几万元的话,不仅不能有效打击专利侵权行为,甚或成为对侵权人的某种鼓励。但是,如果该案判决一百万的话,又可能会明显高于被控侵权人应承担的法律责任和承受能力。所以,如果法定赔偿额的确定仅决定于法官的自由心证,且不利当事人难以通过二审等途径取得救济的话,很可能会出现较为明显的司法不公。因此,依法根据专利法规定的计算顺序来考虑损害赔偿数额,而非过多依赖法定赔偿,在许多案件中确有其必要性。

1984 版专利法(198541 日起施行)的第六十条规定,对未经专利权人许可,实施其专利的侵权行为,专利权人或者利害关系人可以请求专利管理机关进行处理,也可以直接向人民法院起诉。但是,对于如何计算损害赔偿额,专利法并未作出明文的规定。1992年对专利法进行第一次修正(1993 11 日起施行)的时候,对于专利法第六十条并未作出修改。因此在当时的司法实践中,对于专利侵权行为的损害赔偿计算方法存在诸多争议。

2000 年第二次修订专利法(2001 7 1 日起施行)时对第六十条进行了修改,并对损害赔偿的计算方法作出明确规定:“侵犯专利权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定;被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定”。最高人民法院在同样于 2001  年 7 1 日起施行的司法解释《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》中,对于损害赔偿的计算方法进行了补充,加入了法定赔偿这一方法,数额为人民币 5000 元至 30 万元,最高不超过 50 万元。

所以,从 200171 日后,损害赔偿的计算次序成为:权利人的损失与侵权人的获利并列,其次为许可费的倍数,最后以法定赔偿作为兜底。

2008 年第三次修正专利法(2009  10 1 日起施行)时,将第六十条改为第六十五条,修改为:“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。 权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”

因此,专利法通过第三次修改,不仅将法定赔偿额的高限升高至 100 万元,而且对于损害赔偿的计算次序重新进行了规定:首先是权利人的损失,其次是侵权人的获利,然后为许可费的倍数,最后以法定赔偿作为兜底。也就是说,本次修改是专利法首次规定将权利人的损失优先于侵权人的获利进行考虑。

由于我国对于损害赔偿计算的基本原则为“填平原则”,目的是填补受害人因侵权行为所遭受的损失,损失多少填补多少,所以该修改与“填平原则”的基本精神是相一致的。

笔者认为,这样的修改对于专利权人主张损害赔偿而言,将产生非常重要的影响。在实践中,即使抛除当事人未能如实提供证据的情况,多数时候权利人的损失和侵权人的获利也是不相同的。根据第三次修改前的专利法,原告有权从权利人损失和侵权人获利中任选一个作为赔偿的依据。这样,对于积极实施涉案专利并且专利产品利润明显下降的专利权人,选择权利人的损失计算赔偿较为有利;而对于并未实施或者未充分实施涉案专利的专利权人而言,可能选择按照侵权人的获利计算赔偿更为有利。

但是,由于第三次修改将权利人的损失放在第一优先的位置,在权利人并未实施或者并未充分实施涉案专利的情况下,如果原告主张以侵权人获利作为损害赔偿的计算依据,被告则有权提出抗辩,要求按照专利法第六十五条的规定,按照权利人的实际损失来计算赔偿额度,这种情况反而可能会有利于被告。

需要说明的是,由于专利法明确规定了损害赔偿的计算次序,法定赔偿在四种方法中位于最末,对于被告而言,如果其侵权获利的数额确实较低,可能低于可能获判的法定赔偿数额,则可以积极举证,要求人民法院按照其实际的获利来做出裁判。

另外,这一修改可能对于企业对抗专利渔翁(Patent Troll)可能提出的巨额索赔也是有所帮助的。因为专利渔翁本身并不实施专利技术,其权利人的损失通常会大大低于侵权人的获利。