(La prima versione di questo articolo è stata pubblicata su Diritto 24 de Il Sole 24 Ore)

Lo scorso 3 febbraio, il Tribunale di Milano ha depositato una sentenza di un certo interesse in una causa in materia di contraffazione di marchi e importazioni parallele. La causa vedeva opposte Converse Italia, filiale italiana del famoso produttore di calzature americano e licenziataria e distributrice esclusiva per l’Italia dei marchi Converse e All Star, e alcuni rivenditori che la prima lamentava avessero importato e venduto sia calzature con marchio contraffatto, sia calzature originali ma non destinate al mercato europeo dal titolare del marchio, senza autorizzazione di quest’ultimo. L’attrice si era procurata evidenza degli illeciti lamentati in una fase anteriore al giudizio con una c.d. “descrizione” presso la sede della convenuta.

Il Tribunale ha, in sostanza, riconosciuto le ragioni dell’attrice. Quanto alla vendita di calzature a marchio contraffatto, i Giudici hanno applicato l’insegnamento di Cass. n. 14892/2009, secondo cui l’onere della prova incombente sull’attore, titolare del marchio o licenziatario, è da ritenersi soddisfatto ove si documenti la commercializzazione da parte del convenuto di prodotti recanti marchi identici ai propri, mentre spetta alla parte convenuta provare l’originalità del prodotto, documentando il legittimo acquisto da soggetto facente parte della catena distributiva del titolare del marchio.

Tale onere non era stato assolto dalla convenuta italiana e dai terzi chiamati, suoi fornitori stranieri, che non avevano documentato di avere acquistato dal titolare o da un suo licenziatario autorizzato. Al contrario, il giudizio aveva fatto emergere elementi a sostegno della tesi della contraffazione, ad esempio il fatto che l’anno di produzione stampigliato sulle scarpe contestate non coincidesse con quello di effettiva produzione del modello considerato.

Con riguardo alle calzature a marchio Converse originali di importazione parallela, la convenuta aveva invocato, com’è tipico in controversie di questo tipo, il principio dell’“esaurimento” dei diritti di marchio, secondo il quale merci immesse nello Spazio Economico Europeo (costituito dall’insieme dei Paesi dell’UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) dal titolare o con il suo consenso possono essere liberamente fatte circolare da terzi all’interno di quel mercato.

Anche in questo caso, però, il Tribunale ha ritenuto che le regole sull’onere probatorio (conformemente ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia UE tra l’altro nei casi Van Doren e Zino Davidoff) giocassero a sfavore della convenuta: mentre, infatti, l’attrice aveva dimostrato, anche grazie ai codici di riferimento presenti nella parte interna della linguetta delle calzature, la provenienza e destinazione statunitense delle stesse, la convenuta non aveva provato che la loro immissione nel SEE fosse avvenuta con il consenso del titolare dei diritti di marchio.

All’accertamento dell’illecito hanno fatto seguito le pronunce di inibitoria – con fissazione di penale economica per ogni violazione –  l’ordine di ritiro definitivo dal commercio e l’assegnazione in proprietà all’attrice delle calzature contraffatte e di illegittima importazione parallela oggetto di  giudizio (con contestuale autorizzazione a procedere alla loro distruzione a spese della convenuta).

Anche la parte della sentenza relativa al risarcimento del danno ha un suo interesse. La convenuta aveva invocato la propria buona fede (e quindi l’assenza di responsabilità) per aver ottenuto dai propri fornitori garanzie di autenticità per una parte dei prodotti poi risultati contraffatti. Il Tribunale, tuttavia, ha giudicato tale dichiarazione non idonea ad escludere la colpa della convenuta, perché non sufficiente ad esimerla dall’onere di verificare la provenienza lecita della merce, incombente su chi l’acquista per rivenderla; ciò, anche alla luce del fatto che, nel caso in specie, la convenuta era positivamente a conoscenza della veste di licenziataria esclusiva per il mercato italiano dell’attrice. Un ulteriore indice di carenza di buona fede, secondo il Tribunale, sarebbe stato rappresentato dalla differenza esorbitante di prezzo al dettaglio praticato dalla convenuta rispetto ai soggetti allo stesso livello della catena distributiva ufficiale.

Nel determinare il quantum del risarcimento, il Tribunale, su domanda dell’attrice, ha applicato il criterio, alternativo alla liquidazione del lucro cessante, della retroversione degli utili realizzati per effetto della contraffazione, con distinte condanne per la convenuta principale e le terze chiamate, suoi fornitori: secondo i giudici milanesi, infatti,  il regime di solidarietà non può trovare applicazione per questo tipo di risarcimento e ciascuna parte può essere condannata solo alla retroversione dei propri utili.

Il Tribunale ha altresì riconosciuto l’autonoma voce di danno non patrimoniale da “annacquamento del marchio”, liquidata in via equitativa come percentuale dell’1% degli importi sostenuti dall’attrice per spese pubblicitarie e posta a carico solidale delle parti. Una delle terze chiamate, che aveva fornito alla convenuta dichiarazione di manleva rispetto ai prodotti fornitole, è stata, inoltre, condannata a manlevare la convenuta da quanto dovuto a titolo di capitale e spese processuali, nei limiti della propria fornitura.