基本情况介绍:

《TopGear》是英国广播公司(以下简称“BBC”)出品的一档汽车真人秀节目,始创于 上世纪 80 年代。该节目以其内容火爆风趣、主持人敢说敢言而著称。2011 年湖南卫视引进 该节目,该节目中文名字为《最高挡》。

BBC 于 2011 年5月 11 日在 3、9、14、16、41 等多个类别上申请了 Click here to view image(包含 英文“TopGear,中文“最高挡”及“齿轮状的图形”)商标。其中,该商标在第 9 类上的 申请注册被商标局因缺乏显著性和容易引起消费者误认,基于《商标法》第十条第一款第(8)项、第十一条第一款第(2)项(表示商品的特点)而被驳回。(注:由于驳回通知于 年 2014 5 月1 日之前作出,本文所述法条均为 2001 年版的《商标法》。)

BBC   委托超凡提交了驳回复审。在驳回复审决定中,商评委认可了超凡的部分复审理由, 认为该商标未构成第十一条第一款第(2)项所规定的“表示商品的特点”的情形,但其仍 然认为“申请商标中含有‘最高挡’,该文字指定使用在‘便携式遥控阻车器’等商品上易 使消费者对于该商品的功能和性质产生误认”,构成了第十条第一款第(8)项规定的情形(有 害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响),进而仍然驳回申请商标的注册申请。

BBC   对驳回复审决定不服,并委托超凡提起诉讼。经过两审终审的诉讼程序,超凡代理 BBC   最终胜诉该商标行政诉讼。相关诉讼程序的分析、准备及经过如下。

超凡一审诉讼前的分析:

  1. 商评委在复审决定书中认为“申请商标中含有‘最高挡’,该文字指定使用在‘便携式遥 控阻车器’等商品上易使消费者对于该商品的功能和性质产生误认”,构成了第十条第一款 第(8)项规定的情形。但是商评委并未明确说明该商标会如何造成误认:究竟是该商标中 的中文“最高挡”会被识别成“最高档”从而使消费者对“产品质量或档次”产生误认,还 是“最高挡”会被理解为“最高级的阻挡器具”从而使消费者对“便携式遥控阻车器”的性 质产生误认。
  2. 申请商标指定商品包括“磁带;便携式遥控阻车器;电熨斗;报警器”等数十项不同商 品项目。商评委在其复审决定书中单单列出“便携式遥控阻车器”这一项作为“商品代表”, 认为申请商标用在“便携式遥控阻车器”等商品上易使消费者对于该商品的功能和性质产生 误认。从这一点推测,商评委在审查中很可能是将“最高挡”理解为最高级的阻挡器具,进 而认为申请商标是对“阻车器”的功能和特点的描述。但商评委用“等”一个字就涵盖了其 他与“便携式遥控阻车器”风牛马不相及的数十项其他指定商品,从而对申请商标在其他所 有指定商品上进行驳回,这种做法是很不负责任的。“便携式遥控阻车器”与“磁带;电熨 斗;报警器”等商品在性质和功能上都是相互差异很大的。
  3. 第十条第一款第(8)项是针对有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的商标,商 评委所述的“误认”并不适用这一条。

超凡一审论点:

  1. 申请商标中的“最高挡”与其中的英文“TopGear”其实是对应关系,“挡”事实上是英 文“Gear(挡位、齿轮)”的含义,是“挡位”的意思。“挡”与“档”二者均是基本而常用 的汉字,使用频率很高,基于字形及含义的差异,消费者不会将“最高挡”误认为“最高档”, 进而认为该商标表明商品的功能性质(即,具有很高的“档次”)。与申请商标完全相同的商 标申请在第 3、14、16、41 等诸多其他类别均已获得注册,这也证明了申请商标中的“挡” 不会被消费者误认为“档”,并不会使消费者对指定商品的功能性质产生误认。
  2. 就商评委列举出的商品“便携式遥控阻车器”,超凡在功能和用途方面进行了详细分析, 并逐字分析“最高挡”的含义,论述“最高挡”使用在该商品上不会导致消费者的误认。此 外,就商评委用一个“等”字概括的所有其他指定商品,超凡均一一分析了它们的功能特点, 这些商品的功能特点与“最高挡”相差得更远,更不会导致误认。
  3. 由于申请商标显著性极强,很容易实现商标的标识功能,达到区分商品来源的基本商标 功能,显然不属于“有害于社会主义道德风尚”的情形。

一审法院认可了超凡的论点,申请商标未有害于社会主义道德风尚,也没有产生消极负 面的影响,判定 BBC 胜诉。

后商评委上诉至北京市高级人民法院,称商标中的“TOP”和“最高”使用在指定商品 上易导致消费者混淆误认。

超凡二审答辩论点:

  1. 申请商标是由英文“TopGear”,中文“最高挡”及“齿轮状的图形”组成,其整体不具 有任何含义。超凡还收集了大量仅有“最高”或含有“最高”的已注册的商标来佐证。
  2. 申请商标的英文部分为“TopGear”,中间没有空格,是 BBC 原创的单词。即使把英文部 分识别为“Top Gear”,其也有含义,即“最大速度挡位”,这不会使消费者产生误认。“Top” 作为一个形容词,在与其他名词搭配时会有很多不同的含义。超凡还收集了大量仅有“Top” 或含有“Top”的已注册的商标来佐证。
  3. 超凡再次重申申请商标不属于“有害于社会主义道德风尚”的情形,且已在多个其他类 别获得注册。

北京市高级人民法院支持了超凡的论点,维持原判。

案件启示:

  1. 本案中,商评委在其驳回复审决定中将申请商标指定的几十项不同商品项目“浓缩”为“‘便 携式遥控阻车器’等”,且很明显地将其在“便携式遥控阻车器”上对申请商标的评审意见 一并扩展到了其他与“便携式遥控阻车器”差异很大的几十项其他商品上。这是明显的“偷 懒审查”的做法。但是,代理人在代理案件的时候却不能“偷懒”。超凡代理人在代理过程 中,明确指出了商评委该“偷懒”做法的不妥,逐项描述每一项商品的功能和特点,分析每 一项商品的功能和特点与申请商标之间为何不会产生误导,没有放弃对任何一项指定商品的 “挽救”。
  2. 虽然在商标局和商评委编写的《商标审查审理标准》中,将误认的情形使用第十条第一 款第(8)项,但这一标准仅对商标局和商评委审理案件时有指导作用,对于法院并无任何 效力。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第三条中指出,“人 民法院在审查判断有关标志是否构成具有其他不良影响的情形时,应当考虑该标志或者其构 成要素是否可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、 负面影响。如果有关标志的注册仅损害特定民事权益,由于商标法已经另行规定了救济方式 和相应程序,不宜认定其属于具有其他不良影响的情形。”由此可见,法院在适用第十条第 一款第(8)项时,更加注重考查申请商标是否对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社 会公共利益和公共秩序产生消极影响。若商标不触碰社会公序良俗及道德底线,不予善良的 公共道德相悖,法院不会轻易适用这一法条。商评委适用法律错误导致其上诉被驳回。在不 少行政诉讼中,法院以该意见为依据,认为误认的情形不构成第十条第一款第(8)项,从 而认定商评委适用法律错误。这种案件在评审败诉案件中占了相当的比例。事实上,商标权 作为私权利,商标所有人可以在不违反法律规定、不伤害公序良俗的前提下,自由设计商业 标识。但若商标中含有贬义、低俗、不雅的词汇,带有对他人的贬损、侮辱,或是宣扬暴力、 色情、迷信等不健康的生活方式,产生消极、负面的社会影响,则必然要受到法律的规制。

作者:何文沛(超凡知识产权代理有限公司商标代理人)