專利審查過程中,進步性之判斷至為重要。關於如何基於引證案的結合來判斷進步性,現行專利審查基準僅描述「依據一份或多份引證文件所揭露之先前技術,並參酌申請時之通常知識,而能將該先前技術以組合、修飾、置換或轉用等結合方式完成申請專利之發明者,該發明之整體即屬顯而易知,應認定其能輕易完成」寥寥數語,因此實務上在發明與先前技術的比對流程中,對於各引證案的採酌常無主、從之分,審查人員往往僅是馬賽克式的拼湊引證案內容並任意加以結合,也多半忽略引證案中的反向教示,「後見之明」之情況仍所在多有。

智慧財產法院於2016年2月26日舉辦「智慧財產權相關訴訟議題暨新興技術研討會」,智慧財產局與會代表在該研討會中表示,為降低審查過程中對進步性的判斷發生「後見之明」的情事,該局將修改審查基準,目標包括客觀界定申請時該發明所屬技術領域具有通常知識者的技術水準、建立從證據出發之客觀論理原則,以避免審查人員流於主觀判斷。預計的改善方向包含:

  1. PHOSITA的補充界定

現行審查基準界定該發明所屬技術領域中具有通常知識者「係一虛擬之人」。考量先進技術經常需要跨領域的知識,非僅具單一技術領域知識的「一個人」的所能完成,而需具備不同技術領域知識的「一群人」(例如一個研究或製造團隊)始能完成,因此將參考歐洲審查基準,補充現行審查基準對於「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」之界定,以具有不同技術領域知識的「一群人」之角度考量發明是否具有進步性。

  1. 改善馬賽克拼湊複數引證案的問題,明定擇定「主引證」之必要性

參考歐洲或日本審查基準,原則上先選定一個最接近的先前技術或最適當先前技術為「主引證」,作為差異比對之基礎。

  1.  細緻化輕易完成的判斷步驟及考量因素

判斷發明是否輕易完成時,應由四個面向考量是否引發結合引證的動機:

  • 技術領域的關連性
  • 所欲解決之問題的關連性
  • 功能或作用上的關連性
  • 相關先前技術中關於申請專利之發明的教示或建議

於認定具有結合動機後,應再進一步考量是否產生不可預期之結果。

此外,並參考日本審查基準,於考慮結合動機時,應進一步考量「阻礙因素」(即「反向教示」),例如:

  • 副引證發明與主引證發明之目的相反
  • 將副引證發明適用至主引證發明時,反而使主引證發明喪失功能
  • 嘗試將副引證發明適用至主引證發明時,造成排斥而有無法採用之情事
  • 將副引證發明適用至主引證發明時,相對於發明所欲解決之問題,有例子記載會無法發揮作用效果,通常知識者通常不會考慮這樣的適用方式

前述專利審查基準的修訂方向,若能落實,對於改善進步性的判斷品質應有相當之助益。