Una controversia in materia di marchi rinomati ha recentemente dato al Tribunale di Milano (Sezione Specializzata in Materia di Impresa “A”) l’occasione di ribadire alcuni principi relativi alla loro tutela. Con sentenza dello scorso 13 febbraio, il Tribunale si è infatti pronunciato sull’uso dei segni “D&G” e “Sicily” di Dolce & Gabbana, che ne contestavano l’utilizzo su prodotti alimentari (chewing-gum) da parte dell’azienda e relativo amministratore convenuti in giudizio, chiedendo tutela tra l’altro ai sensi dell’art. 20 co. 1 lett. c) del Codice della Proprietà intellettuale (“CPI”).

Come è noto, la norma appena menzionata attribuisce al titolare di un marchio registrato il diritto di vietare a terzi l’uso nell’attività economica di “un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato gode nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”. Nel caso di specie, afferma il Tribunale, i marchi azionati sono indubbiamente rinomati, e “il loro illecito utilizzo concreta un indebito strumento di richiamo dei consumatori, facendo erroneamente ritenere che la medesima azienda o la medesima articolazione organizzativa sia entrata in un nuovo settore merceologico”. Tale utilizzo reca ai marchi rinomati un pregiudizio dato dalla “lesione al carattere distintivo dei marchi, giacché (agendo sul valore simbolico e suggestivo che essi hanno assunto subliminalmente presso il pubblico) i convenuti hanno ottenuto un indebito vantaggio rappresentato dal valore di avviamento ingenerato anche in parte dall’associazione per il consumatore con i prodotti commercializzati dalle attrici. E, com’è noto, tale indebito richiamo, ancorché per prodotti o servizi non affini a quelli protetti dal marchio medesimo, viola i diritti del titolare del marchio, giacché rappresenta un agganciamento parassitario dei prodotti o servizi dell’imitatore all’immagine del marchio imitato tanto da consentire ai convenuti di acquisire sul mercato così uno spazio specifico che altrimenti non avrebbero occupato”. Da qui, conclude la sentenza, deriva l’applicabilità al caso di specie della tutela ex art. 20 (1) (c) CPI.

Per altro verso, la condotta dei convenuti viene sanzionata dai Giudici anche in quanto costituente concorrenza sleale. In particolare, la sentenza ravvisa in primo luogo l’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 co. 1 n. 1 c.c., in base al quale commette atto di concorrenza sleale chi “usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente”. Nel caso di specie, i Giudici rilevano infatti che “il packaging utilizzato da parte dei convenuti recante il segno “DG” nonché il disegno richiamante il manto leopardato determina sul mercato un effetto confusorio e di riconducibilità con l’originale marchio (c.d. initial confusion), ma anche successivo all’utilizzazione del bene (c.d. post sale-confusion) giacchè il consumatore di media intelligenza riconduce erroneamente il prodotto alla maison Dolce & Gabbana e a quello “Sicily” nella diversa ipotesi”.

In secondo luogo, secondo il Tribunale le condotte dei convenuti costituiscono concorrenza sleale anche ai sensi dell’art. 2598 co. 1 n. 3 c.c., in base al quale commette concorrenza sleale chi “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”. Nello specifico, afferma la sentenza, la scorrettezza professionale dei convenuti è resa evidente da: 1) il fatto che questi avevano già concluso con Dolce & Gabbana un accordo transattivo relativo all’uso del marchio D&G, che tuttavia essi avevano poi ripetutamente e sistematicamente violato; 2) successivamente alla stipula di quell’accordo, i convenuti avevano peraltro iniziato a violare anche il marchio Sicily (ciò che, affermano i Giudici, “pare costituire quella sistematica e ripetuta imitazione delle iniziative di altro imprenditore altrimenti nota come concorrenza parassitaria finalizzata ad ottenere un vantaggio dall’agganciamento alla notorietà altrui”); 3) era già stata emanata ante causam un’inibitoria cautelare che i convenuti non avevano rispettato, con reiterata e massiccia offerta in vendita dei prodotti contraffattori.

Di particolare interesse è peraltro la conclusione secondo cui ad essere responsabile degli illeciti in questione non è solo l’azienda convenuta, ma altresì personalmente il suo socio e amministratore unico. La sentenza afferma infatti che questi aveva avuto una “posizione centrale ed autonoma nella commissione dell’illecito”, ragion per cui “allo stesso si estende la responsabilità della società, per contraffazione e concorrenza sleale, trattandosi di persona fisica che, in ragione della posizione ricoperta (di socio unico ed di amministratore della società autrice della condotta illecita) ha effettivamente e concretamente concorso nella violazione”.

In conclusione, i convenuti vengono quindi condannati al risarcimento del danno causato e delle spese di lite, oltre al ritiro dal mercato e alla distruzione dei prodotti contraffatti nonché all’inibitoria dal proseguire nell’illecito, con fissazione di penale di € 1.000 per ogni giorno di ulteriore violazione. Il Tribunale dispone infine anche la pubblicazione della sentenza quale risarcimento in forma specifica del pregiudizio subito dall’attrice, “in quanto idonea a ripristinare la corretta informazione commerciale in ordine alla titolarità dei marchi in contestazione”.