En el presente documento se comenta el Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de octubre del 2015, en el asunto C‑500/14, Ford Motor Company y Wheeltrims srl.

1.  Las disposiciones del derecho europeo de marcas sobre el uso de la marca del producto final en los recambios o piezas elaborados por un tercero

Es una constante desde comienzos del siglo xx que los fabricantes de productos complejos integrados por múltiples componentes reaccionen contra los terceros que fabrican recambios o accesorios de esos productos complejos. Ini‑ cialmente se alegó que la reproducción de un recambio o accesorio era un acto de imitación desleal al tiempo que un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias re‑ chazaron pronto esta tesis.

La batalla también se produjo en el ámbito de las marcas, argumentando los producto‑ res del producto final que los fabricantes de recambios no podían mencionar la marca del producto final en el que se integraba el re‑ cambio. No obstante, en este punto, la Direc‑ tiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre del 2008, rela‑ tiva a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Conse‑ jo, de 26 de febrero del 2009, sobre la marca

comunitaria, han limitado estas aspiraciones. Así, el artículo 6.1 de dicha directiva precep‑ túa que «[e]l derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a terce‑ ros el uso, en el tráfico económico: [...] c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio,  en particular como accesorios o recambios; siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o co‑ mercial». Y de manera similar se pronuncia el artículo 12 del Reglamento sobre la marca co‑ munitaria.

El Tribunal de Justicia de  la  Unión  Euro‑  pea (TJUE) ha determinado cuándo se debe considerar que el uso de una marca ajena re‑ sulta necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio propio. Antes del pronunciamiento de dicho tribunal sobre esta cuestión, se apreciaban en la doctrina euro‑ pea dos tesis contrapuestas. Para un primer grupo de autores, debía efectuarse una lectu‑ ra amplia y generosa del requisito de la «ne‑ cesidad», según la cual, ha de entenderse que el uso de la marca ajena es necesario siempre que se haga de tal manera que se excluya cualquier intento, incluso indirecto, de disfrute comercial de aquélla.

No obstante, frente a esta interpretación amplia del concepto de «necesidad» de uso de la marca ajena para indicar el destino de un producto o servicio, otro grupo doctrinal ha abogado por una lectura restrictiva. Esta tesis restrictiva es la acogida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 17 de marzo del 2005, The Gillette Com‑ pany, Gillette Group Finland Oy y LA‑Labora‑ toires Ltd Oy. En efecto, en el apartado 35 de este pronunciamiento, el Tribunal de Luxem‑ burgo mantiene que el uso de una marca aje‑ na es necesario para indicar el destino de los productos o servicios propios «si, en la prácti‑ ca, un tercero, no puede comunicar al público dicha información sin usar la marca ajena». Esto es, ese uso «debe ser realmente el úni‑ co modo de proporcionar dicha información». No se trata, como pretendía una de las partes del procedimiento, de considerar «necesario» el uso de una marca ajena sólo si este uso supone para el usuario la única posibilidad de comercializar su producto en condiciones eco‑ nómicas sostenibles. Se trata, por el contrario, de que el uso de la marca ajena sea el único modo eficaz de informar a los consumidores sobre el destino de los productos o servicios, aunque dichos productos o servicios pudiesen ser comercializados en condiciones económi‑ cas aceptables sin incluir la referencia a la marca ajena.

Ahora bien, siendo un uso necesario, el uso de una marca ajena para indicar el destino de productos o servicios propios no puede resul‑ tar contrario a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Y la citada Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de marzo del 2005 da una serie de pautas que han de seguir los tribunales nacionales al llevar a cabo dicha comprobación. Así, afirma dicho tribunal que habrán de tener en cuenta «la presentación global del producto comer‑ cializado por el tercero, en particular el modo en que se menciona la marca ajena en dicha presentación, la manera en que se establece la diferencia entre esta marca y la marca o el signo del tercero, así como el esfuerzo reali‑ zado por dicho tercero para garantizar que los consumidores distingan sus productos de los que llevan la marca ajena» (apdo. 46). Ade‑ más, según el tribunal, la utilización de una marca ajena no respeta las prácticas leales en cuatro casos: a) cuando se hace de for‑ ma que pueda dar la impresión de que pue‑ de existir un vínculo comercial entre el titular de la marca y el tercero que la usa para indi‑ car el destino de sus productos o servicios; b) cuando el uso de la marca ajena implique la obtención de un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de dicha marca; c) cuando se desacredite o denigre   la marca ajena, y d) cuando se presenta el producto como imitación o réplica del produc‑ to que lleva la marca ajena.

2.  Las disposiciones del derecho del dise‑ ño industrial: la cláusula de reparación o must‑match

Los productores finales, en su intento de evi‑ tar que los terceros fabricaran recambios o ac‑ cesorios de los productos complejos, buscaron también la protección de los recambios como dibujos o modelos, protección que se preten‑ día incluso cuando la pieza de recambio for‑ maba parte de un complejo ya tutelado como dibujo o modelo. Con ello se asegurarían el monopolio sobre el mercado de accesorios y recambios durante el periodo de duración del derecho sobre el dibujo o modelo. Esta bús‑ queda de protección se produjo especialmente en el sector automovilístico en relación con las denominadas body panels, esto es, las piezas de carrocería cuyo diseño difiere sensiblemen‑ te de un modelo de automóvil a otro.

La cuestión prolongó notablemente los traba‑ jos de elaboración de la Directiva 98/71/CE del Parlamento y del Consejo de 13 de octu‑ bre de 1998 sobre la protección jurídica de  los dibujos y modelos, por causa de la disputa entre los fabricantes de productos finales y los productores independientes de recambios. No obstante, la Directiva 98/71/CE no resolvió el problema; simplemente lo dejó a un lado.

De los artículos 1 y 3 de la Directiva 98/71/CE se deriva que será registrable como dibujo o modelo la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, así como las piezas des‑ tinadas a su montaje en un producto comple‑ jo. Sin embargo el artículo 14 establece que, hasta la revisión de la directiva (prevista ini‑ cialmente para después de tres años), «los Estados miembros mantendrán en vigor las disposiciones legales existentes que se rela‑ cionen con el uso del dibujo o modelo de un componente utilizado a efectos de reparación de un producto complejo con objeto de resti‑ tuir su apariencia inicial». En suma, y como expresamente reconoce el considerando 19 de la directiva, los Estados miembros que, en la fecha de entrada en vigor de la directiva «no hayan dispuesto la protección de los dibujos o modelos de los componentes, no tendrán que introducir el registro de los dibujos o modelos de tales componentes».

El problema al que nos acabamos de referir también encuentra reflejo en el Reglamen‑ to (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de di‑ ciembre del 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, en particular en su artículo 110, según el cual: «Hasta tanto entren en vigor las modificaciones introducidas en el presente reglamento, a propuesta de la Comisión a este respecto, no existirá protección como dibujo  o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado en el sentido del apartado 1 del artículo 19 con objeto de per‑ mitir la reparación de dicho producto comple‑ jo para devolverle su apariencia inicial». Esta previsión ha recibido el nombre de cláusula de reparación o must‑match.

Por lo demás, en la interpretación y aplicación de la cláusula de reparación se han tenido en cuenta los trabajos legislativos (de momen‑ to infructuosos) tendentes a la reforma de la directiva de dibujos y modelos comunitarios. En efecto, con posterioridad a la aprobación del Reglamento (CE) n.º 6/2002, la Comisión Europea presentó una Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de mo‑ dificación de la Directiva 98/71/ CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. El artículo primero de esta propuesta pretendía modificar el artículo 14 de la directiva para es‑ tablecer la imposibilidad de proteger los dibu‑ jos o modelos que fueran componentes de un producto complejo utilizados a efectos de re‑ paración de dicho producto complejo con ob‑ jeto de restituirle su apariencia inicial. A esta disposición, el Parlamento propuso añadir un inciso, según el cual, «[e]sta disposición no se aplicará cuando la finalidad primera de la co‑ mercialización de dicho componente no sea la reparación del producto complejo». Pues bien, este inciso ha sido considerado decisivo por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alican‑ te (Sección 8.ª) de 18 de junio del 2010, como elemento interpretativo del artículo 110 del Reglamento (CE) n.º 6/2002. Por ese moti‑ vo, la citada sentencia entendió que la cláu‑ sula de reparación no resulta de aplicación a las llantas de automóviles, pues «la finalidad primera de la fabricación de un determinado modelo de llanta no es la reparación, sino sa‑ tisfacer el interés estético de los consumido‑ res que conocen que, adquiriendo las mismas pueden incorporarlas a diversos modelos de automóviles».

3.  El Auto del TJUE de 6 de octubre del 2015, en el asunto C‑500/14, Ford Motor Compa‑ ny y Wheeltrims srl: la regulación europea del diseño industrial no introduce límites al derecho del titular de la marca

En este contexto normativo, se le ha pregun‑ tado al Tribunal de Justicia de la Unión Euro‑ pea si el derecho europeo de dibujos y mo‑ delos industriales implica que los fabricantes de recambios tienen derecho a reproducir la marca del producto original.

La cuestión prejudicial la ha formulado a dicho tribunal un tribunal italiano (Tribunale di To‑ rino) al hilo de un conflicto que enfrentaba a la conocida compañía Ford con un proveedor de piezas de recambio para vehículos auto‑ móviles que comercializa tapacubos que lle‑ van, cada uno de ellos, la reproducción ser‑ vil de las marcas de diversos fabricantes de vehículos automóviles —entre ellos la marca Ford— sin disponer de autorización para ello. Según Ford, esta conducta implica una infrac‑ ción de su marca porque la colocación de la marca Ford en los tapacubos comercializados no es necesaria para indicar el destino de tales piezas de recambio ni para asegurar otras fun‑ ciones descriptivas.

No obstante, la compañía demandada alega que la colocación de la marca de Ford no pre‑ tende indicar el origen de esas piezas, sino identificar al fabricante del producto conside‑ rado en su conjunto, es decir, el vehículo auto‑ móvil en el que se instalan los tapacubos. Ar‑ gumenta a este respecto que la  reproducción de la marca de Ford busca reproducir la pieza original, el tapacubos (pues en los tapacubos de Ford figura la marca). A su juicio, la marca sería una propiedad estético‑descriptiva del tapacubos, que ha de considerarse indispen‑ sable para restablecer la apariencia inicial del producto complejo que constituye el vehícu‑ lo automóvil en su conjunto. E invoca a este respecto la norma del Código de la Propiedad Industrial italiano (art. 241) en el que se reco‑ ge la «cláusula de reparación» (presente en la directiva y en el reglamento de diseño, y a   la que antes he hecho referencia).

Así las cosas, lo que se le pregunta al Tribunal de Justicia es, en esencia, si el artículo 14 de la Directiva 98/71 y el artículo 110 del Re‑ glamento n.º 6/2002 deben interpretarse en el sentido de que autorizan, como excepción a las disposiciones de la directiva y el regla‑ mento de marcas, a un fabricante de piezas sueltas y de accesorios para vehículos auto‑ móviles —como unos tapacubos—  a  poner en dichos productos un signo idéntico a una marca registrada, entre otros, para tales pro‑ ductos por un fabricante de vehículos automó‑ viles sin el consentimiento de este último, por considerar que este uso de dicha marca cons‑ tituye el único medio de reparar el vehículo, restableciendo, como producto complejo, su apariencia inicial.

Pues bien, en su Auto de 6 de octubre del 2015, en el asunto C‑500/14, Ford Motor Company y Wheeltrims srl, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara, en primer lugar, que las normas europeas de diseño industrial (el artículo 14 de la Directiva 98/71 y el artícu‑ lo 110 del Reglamento n.º 6/2002) únicamen‑ te establecen determinadas limitaciones a la protección relativa a los dibujos o modelos, sin hacer en modo alguno referencia a la protec‑ ción relativa a las marcas. Y, en consecuencia, «no contienen ninguna excepción a las dispo‑ siciones de la Directiva 2008/95 y del Regla‑ mento n.º 207/2009».

También destaca el tribunal que la Directi‑   va  2008/95  lleva  a  cabo  una armonización total de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca y determina así los derechos de que gozan los titulares de marcas en la Unión. Por tanto, un órgano jurisdiccio‑ nal nacional no puede, en el marco de un liti‑ gio relativo al ejercicio del derecho exclusivo conferido por una marca, limitar ese derecho exclusivo de una forma que exceda de las li‑ mitaciones derivadas de los citados artícu‑ los 5 a 7 (como haría si se amparara en el derecho de diseño industrial para permitir una utilización de la marca que estaría prohibida según el derecho de marcas).

Por todo ello, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da una respuesta negativa a  la cuestión prejudicial planteada y considera que el artículo 14 de la Directiva 98/71 y el ar‑ tículo 110 del Reglamento n.º 6/2002 no cons‑ tituyen una excepción al derecho de marca, de modo que no permiten el uso de la marca ajena en las condiciones a las que se aludía en la cuestión prejudicial.

Y al seguir esta interpretación no se está obs‑ taculizando la libre competencia en el merca‑ do. En efecto, la compañía proveedora de los tapacubos había alegado que, si los fabrican‑ tes de piezas de recambio de vehículos auto‑ móviles no pudieran utilizar las marcas a tal efecto, quedaría obstaculizada la libre compe‑ tencia en el mercado de que se trata. No obs‑ tante, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el objetivo de preservar el sistema de competencia no falseada perseguido por la Unión ya fue tenido en cuenta por el legislador de la Unión en el marco del derecho de marcas (de modo que el artículo 6 de la directiva de marcas y el artículo 12 del Reglamento sobre la marca comunitaria tienen por objeto conci‑ liar los intereses fundamentales de la protec‑ ción de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios en el mercado interior, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado, que el derecho de la Unión Europea pretende establecer y man‑ tener).