Het merkenrecht beschermt herkomstaanduidingen. Herkomstaanduidingen stellen de consument in staat om een bepaald product of dienst als van een specifieke onderneming afkomstig op te vatten. Deze herkomstfunctie wordt wel aangemerkt als de meest wezenlijke functie van het merkenrecht. Het antwoord op de vraag of een bepaald merk in staat is om de herkomstfunctie te vervullen moet beantwoord worden aan de hand van de opvatting van het publiek. En die opvatting van het publiek die kan veranderen. Zo kan een merk dat op het ene moment in staat is de herkomstfunctie kan vervullen, enkele jaren later ongeschikt zijn om als merk te dienen. Die ongeschiktheid kan de nietigheid van een merkregistratie tot gevolg hebben.

Rechtbank Amsterdam over de geldigheid van het merk MEMORY

Een recente kort gedingvonnis van de Rechtbank in Amsterdam laat de beweeglijkheid van de beschermingsomvang van een merk goed zien. Spelletjesgigant Ravensburger was eisende partij in de betreffende procedure. Ravensburger beschikt onder andere over een merkregistratie voor het woordmerk "MEMORY", ingeschreven voor spellen. Ravensburger heeft tot haar ongenoegen ondervonden dat andere partijen gebruik maakten van deze aanduiding om hun eigen spelletjes(varianten) aan de man te brengen. Zo ook de onderneming Jaludo. Jaludo houdt zich bezig met ontwikkelen, produceren en uitgeven van software en websites. Zij heeft online spellen gepubliceerd op websites, waaronder het spel Memory (in een variant met de naam "Justin Bieber Love Memory").

Ravensburger maakte bezwaar tegen het gebruik van het teken MEMORY door Jaludo. Ravensburger stelde dat nu Jaludo niet de toestemming had van Ravensburger als merkhouder, Ravensburger gerechtigd was om gebruik van het merk MEMORY door Jaludo te verbieden.

Jaludo kwam echter met het verweer dat het merk MEMORY beschrijvend is voor de producten waarvoor het merk is ingeschreven en dat het publiek het merk dus niet als herkomstaanduiding zal opvatten. Jaludo stelde zich op het standpunt dat het merk op grond van artikel 2.28 lid 1 sub c van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom ("BVIE") nietig was vanwege het beschrijvende karakter. Volgens dit artikel kan de nietigheid worden inroepen "van de inschrijving van het merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten".

Omdat in kort geding niet de nietigheid van een merk uitgesproken kan worden, stelde Jaludo zich op het – afgeleide – standpunt dat het publiek het gebruik van het teken MEMORY door Jaludo niet als gebruik als herkomstaanduiding zou opvatten. Deze stellingname kan worden verklaard door het feit dat voor het aannemen van een merkinbreuk niet alleen vereist dat de merkhouder beschikt over een merkrecht maar dat ook de inbreukmaker het (aan het geregistreerde merk overeenstemmende) teken als merk gebruikt voor haar eigen producten. Ook de inbreukmaker moet het merk dus als herkomstaanduiding gebruiken.

De rechtbank ging mee in het verweer van Jaludo en overwoog in r.ov. 4.5 van zijn vonnis als volgt:

"Het in aanmerking komende publiek zal, mede gelet op de omstandigheid dat karakteristiek voor het spel is dat het geheugen moet worden aangesproken, onmiddellijk begrijpen dat met het gebruik van het woord "memory" in de naam van het betreffende spel wordt gedoeld op de inhoud van het spel en niet op het merk."

De rechtbank oordeelt dus niet dat het merk van Ravensburger ongeldig is maar dat Jaludo geen inbreuk maakt omdat zij het woord 'memory' niet als merk heeft gebruikt. Desalniettemin zegt het oordeel voldoende over de – hooguit – minimale beschermingsomvang van het merk MEMORY.

Verwording tot soortnaam van een merk

In het BVIE zijn nog andere gronden voor nietigheid van een merk aanwezig. Een van die gronden is te vinden in artikel 2.28 lid 1 sub d BVIE welk artikel bepaalt dat "tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden" nietig verklaard kunnen worden. Dit artikel is in de procedure niet (zichtbaar) aan de orde gekomen. Het had voor de hand gelegen om de beschermingsomvang van het "MEMORY"-merk (ook) aan deze beperking te toetsen. Het lijkt immers niet alleen het beschrijvende karakter van het merk maar ook juist de verwording tot soortnaam van het merk die hier aan de orde is. Een merknaam kan door het gebruik in de markt op een gegeven moment zodanig verbonden zijn aan het type product, dat het publiek de benaming niet langer opvat als een verwijzing naar de herkomst. Een bekend voorbeeld van een benaming die verworden is tot soortaanduidingen is de aanduiding "HAGELSLAG". Dit was vroeger een geldig merk, maar is door het gebruik een generieke aanduiding geworden voor een soort chocoladeproduct. Ik meen dat de kans groot is dat ook het merk MEMORY haar onder​scheidende kracht heeft verloren door het gebruik in de markt. Is memory niet net zo goed een soortaanduiding als kwartetten, dammen en mahjong?