Die Herstellerin des Wunderbaums – einem Lufterfrischer vornehmlich für Fahrzeuginnenräume – mit u.a. der IR-Bildmarke Nr. 612 525 vom 09.12.1993 eingetragen für „air freshening preparations“

verlangte von der in Polen ansässigen Beklagten und Inhaberin der am 27.07.2007 für „deodorant (other than for personal use) and air freshening preparations“ eingetragenen IR-Wort-Bild-Marke Nr. 945 924

die Einwilligung in die Schutzentziehung ihrer Marke für die Bundesrepublik Deutschland wegen des Bestehens älterer Rechte.

Das Berufungsgericht hatte den Anspruch der Klägerin mit der Argumentation abgewiesen, dass trotz der Warenidentität der Abstand der Marken zueinander ausreiche, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr auszuschließen. Dabei war es insbesondere von einer nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgegangen. Der Annahme einer durch Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft (bzw. gar Ansprüchen aus dem Schutz der bekannten Marke) stehe eine Verkehrsbefragung aus dem Jahre 1999 entgegen. Diese hatte ergeben, dass nur 31,5 % der Befragten den Wunderbaum einem bestimmten Hersteller zuordneten, während eine gleich große Anzahl der Befragten der Meinung waren, dass der Wunderbaum von verschiedenen Herstellern in den Verkehr gebracht wird.

Der BGH ist dieser Argumentation in seiner Wunderbaum II-Entscheidung vom 02. Juni 2016 (I ZR 75/15) nicht gefolgt. So sei das Berufungsgericht zwar zunächst zu Recht davon ausgegangen, dass der Klagemarke von Haus aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme. Insbesondere habe es rechtsfehlerfrei eine Schwächung der Kennzeichnungskraft wegen beschreibender Anklänge der Marke verneint, da der Verkehr einige Überlegungen anstellen müsse, um den beschreibenden Gehalt des Zeichens zu erkennen. Daher sei das Berufungsgericht richtigerweise zu dem Ergebnis gekommen, dass die Klagemarke in Form eines stilisierten Tannenbaums nicht beschreibend für das Produkt „Lufterfrischer“ sei, da Tannenbäume nicht allgemein als Sinnbild für frische Luft anzusehen seien.

Rechtsfehlerhaft sei jedoch die Annahme des Berufungsgerichts, es könne weder von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarke noch von deren Bekanntheit ausgegangen werden. Das Berufungsgericht habe zum einen der Verkehrsbefragung zu große Bedeutung für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Marke beigemessen. Den Ergebnissen des Gutachtens könne allenfalls indizielle Bedeutung zukommen, weil es keine Aussagen zur Kennzeichnungskraft im maßgeblichen Zeitpunkt enthalte (der Zeitpunkt der Umfrage lag mehr als sieben Jahre vor dem Anmeldetag), nicht auf einer ausreichend großen Stichprobe basiere (314 Befragte) und auch andere methodische Mängel aufweise (Teilnehmern wurden die konkret vertriebenen Produkte vorgelegt und nicht Abbildungen der registrierten Marken). Zum anderen habe das Berufungsgericht andere relevante Umstände – insb. den erheblichen Werbeaufwand und den hohen Marktanteil der Klägerin von mehr als 50% sowie ihre jahrzehntelange Markt- und Medienpräsenz – nicht ausreichend berücksichtigt. Der BGH weist im Übrigen darauf hin, dass der ermittelte Bekanntheitsgrad von 31,5% bei originär durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke jedenfalls im Zusammenwirken mit den übrigen Kriterien für die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ausreichen könne. Derartige Prozentsätze könnten sogar die Annahme einer Bekanntheit der Marke rechtfertigen.

Dementsprechend weist der BGH die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurück. Im Rahmen der erneuten Verhandlung sei dabei auch zu berücksichtigen, dass die Klägerin bisher nicht den Nachweis erbracht habe, dass eine erhebliche Benutzung ihrer Marke im Ausland Einfluss auf die originäre Kennzeichnungskraft der Klagemarke im Inland gehabt habe.

Praxistipp:

Die Entscheidung verdeutlicht, dass Verkehrsgutachten keine absolute Aussagekraft besitzen. Vielmehr betont der BGH, dass bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft bzw. Bekanntheit einer Marke eine Gesamtwürdigung aller maßgeblichen Umstände (insbesondere Werbeaufwendungen, Marktanteil, Markt- und Medienpräsenz) zu erfolgen hat. Weiter gibt er hilfreiche Hinweise für die methodisch korrekte Durchführung einer Verkehrsbefragung – einschließlich der richtigen Fragenstellung.