La possibilità di riformulare le rivendicazioni di un brevetto non sempre consente di ovviare ad una formulazione iniziale impropria o non sufficientemente ponderata.

Una recente sentenza del tribunale di Milano, n. 885/2017 pubbl. il 24/01/2017, ha nuovamente precisato i limiti che devono essere posti al diritto di riformulare le rivendicazioni nel corso di un giudizio di nullità, nonché la portata della tutela riconoscibile ad un brevetto la cui validità sia stata ottenuta a seguito di numerose limitazioni.

L'art. 79 CPI prevede, al terzo comma, che «in un giudizio di nullità il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso».

Il titolare di un brevetto, in linea teorica, può quindi riformulare le rivendicazioni nel corso del giudizio di nullità, senza limitazione particolare alla fase del giudizio ed al numero delle modifiche apportate, considerato comunque il limite generale della buona fede e dell’abuso del diritto. La riformulazione può andare oltre ad un semplice accorpamento delle rivendicazioni inizialmente depositate, ma può comprendere aggiunte o precisazioni basate sulla descrizione, purché non estendano la portata della domanda inizialmente depositata, pena la nullità ex art. 76, comma 1, lett. c) CPI. Secondo la giurisprudenza del Tribunale di Milano, la possibilità di riformulare le rivendicazioni deve essere esercitata, dal titolare del brevetto, attraverso il deposito di un'istanza contenente una riformulazione precisa e priva di ambiguità. Non è invece ammissibile la proposta di alternative diverse, con lo scopo di lasciare al giudice o al CTU la scelta di un formulazione delle rivendicazioni che determini la validità del brevetto (T. Milano 15/11/2012). Il CTU non deve dare suggerimenti al titolare del brevetto, fornendo indicazioni su come riformulare le rivendicazioni, ma solo verificare la sussistenza dei requisiti di validità delle rivendicazioni depositate o, eventualmente, come riformulate in modo preciso dalla parte (Cfr., con riguardo alla necessità di riformulazione precisa delle rivendicazioni anche la richiamata sentenza T. Milano 15/9/2012). La sede giudiziale non è infatti il luogo in cui si costruisce il brevetto; ma solo quello in cui se ne accerta la validità.

Inoltre, l'esercizio del diritto di limitazione deve essere inteso come una scelta effettiva e non modificabile, se non attraverso un successivo esercizio dello stesso diritto, sempre da parte del titolare (T. Milano 11/06/2014, n. 7708). In sintesi, l'esercizio del diritto a limitare le rivendicazioni implica la rinuncia alle rivendicazioni precedentemente pendenti, ed indirizza il giudizio di nullità alle sole rivendicazioni limitate.

Inoltre, modifiche che avvengano attraverso l’estrazione di caratteristiche di dettaglio da un contesto più ampio di informazioni tra loro coordinate in una specifica forma di realizzazione dell'invenzione, non devono essere ammesse, per non consentire un indebito ampliamento degli insegnamenti effettivamente contenuti nella domanda iniziale. Per tale ragione, come evidenziato dal collegio dei periti, “le inclusioni di caratteristiche nelle rivendicazioni devono rispettare le reali informazioni contenute nella descrizione originale, senza potere considerare la descrizione come un “calderone” da cui attingere, secondo necessità e comodità, i pezzi che più si gradiscono, con una visione a posteriori”. La riformulazione delle rivendicazione, mediante aggiunta di caratteristiche, implica quanto meno che gli 'ingredienti' descritti nel testo brevettuale vadano coordinati con la 'ricetta' fornita all'origine e non ricomposti a fantasia “come un mosaico di tesserine sparse per fornire una informazione mai narrata in precedenza” (CCTTUU 5 dicembre 2014, p. 31). Pertanto nelle rivendicazioni può essere inserita solo “materia” esplicitamente evidente nella domanda come depositata e “non materia solo teoricamente compatibile con i disegni di corredo” (CCTTUU 5 dicembre 2014, p 71).

Ciò in quanto il diritto di riformulare le rivendicazioni deve sempre tener conto di un ragionevole bilanciamento tra l’interesse del titolare e la certezza del terzo che, nello svolgimento dei propri affari, deve tener conto della portata del brevetto. Secondo il tribunale di Milano, “al terzo può imporsi una diligente lettura del titolo ed una attenta prognosi della sua validità, ma non certo pretendersi di divinare tutte le potenziali riscritture del brevetto che il titolare potrebbe effettuare ex art. 79 comma 3° CPI prendendo dettagli esclusivamente dalla parte descrittiva e financo dai disegni”. “Non può dimenticarsi che l’art. 52 CPI ha consacrato definitivamente la centralità delle rivendicazioni quale punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti del titolare e dei terzi, che presiedono alle operazioni interpretative, escludendo recisamente che l’interprete debba e possa sostituirsi all’inventore nella dichiarazione di volontà tendente alla identificazione della protezione che pretende” (T. Milano, 26 febbraio 2015, RG 28880/2008, est Gandolfi).

Inoltre, sempre secondo il tribunale di Milano, la validità di un brevetto ottenuta attraverso varie riformulazioni delle rivendicazioni, e diversi anni di contenzioso in sede tecnica, impedisce di riconoscere tutela brevettuale a far tempo dall’originaria concessione, bensì limitatamente a far tempo dalla riformulazione ritenuta dai tecnici conforme ai presupposti di brevettabilità (si veda, in senso conforme, anche T. Milano n 5377/2015).

In sintesi, si possono trarre le seguenti conclusioni. L'esercizio del diritto a limitare le rivendicazioni deve essere inteso come l'esercizio preciso della volontà del titolare del brevetto a sostituire le rivendicazioni pendenti con le rivendicazioni come limitate. Una volta esercitato dal titolare del brevetto il diritto alla limitazione delle rivendicazioni, l'esame del CTU deve essere limitato alle rivendicazioni limitate, che non devono essere intese come “alternativa” alle rivendicazioni pendenti, ma come un superamento delle rivendicazioni pendenti. La riformulazione delle rivendicazioni deve essere valutata con severità, per escludere il rischio che un'apparente riformulazione si trasformi invece in una indebita estensione della domanda iniziale a contenuti nuovi, ad esempio attraverso l'isolamento di caratteristiche specifiche da forme di realizzazione complesse. Particolare cura ed attenzione deve quindi essere posta nella formulazione delle rivendicazioni iniziali, nonché nella descrizione dell’invenzione che, pur mantenendosi chiara e precisa, deve garantire la possibilità di attingere a caratteristiche specifiche per consentire una valida eventuale riformulazione delle rivendicazioni. Infine, se la validità del brevetto viene riconosciuta a seguito di complesse riformulazioni delle rivendicazioni, la tutela attribuita al brevetto parte sostanzialmente dal momento in cui la riformulazione delle rivendicazioni viene giudicata valida, non dal momento della concessione originaria.