Con una decisione pubblicata lo scorso agosto, la II Divisione dell’UIBM ha accolto l’opposizione proposta da Riva S.p.A., storica azienda italiana attiva nel settore della nautica di lusso, contro la domanda di registrazione relativa al marchio italiano figurativo “Diva Yachts”, presentata nel 2012 da un’impresa concorrente cinese.

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  Marchio contestato                                    Uno dei marchi nazionali azionati

A fondamento dell’opposizione Riva azionava quattro suoi marchi figurativi asseritamente simili e anteriori (tre nazionali e uno comunitario), rispettivamente registrati tra il 1964 e il 2001, tra gli altri, per gli stessi prodotti indicati per il marchio “Diva Yachts”: veicoli, apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici.

L’opponente contestava che il marchio oggetto della domanda opposta fosse privo di novità, in quanto, oltre a riferirsi a prodotti identici a quelli coperti dai propri marchi anteriori, avrebbe riprodotto – in un tentativo di agganciamento – sia la particolare grafia, che tre delle quattro lettere proprie dell’elemento caratterizzante “Riva”, cuore di tutti e quattro i marchi azionati. La notevole somiglianza tra i segni e l’identità tra i prodotti da questi contraddistinti avrebbero, pertanto, generato un rischio di confusione, nonché di associazione, circa l’origine di tali prodotti presso il pubblico di riferimento. Il richiedente, di contro, non presentava alcuna deduzione.

Nel merito, l’UIBM, dopo aver accertato l’identità tra i prodotti contraddistinti dai marchi oggetto del procedimento, ha confrontato questi ultimi – in particolare il marchio Riva sopra rappresentato con il marchio contestato – da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale, concludendo che: i) l’analoga grafia, la comune presenza delle tre lettere “I-V-A”, l’identica parola “Yachts”, nella stessa posizione,  e la somiglianza grafica tra le due diverse iniziali “D” e “R” (entrambe scritte in maiuscolo) rendono i segni in questione visivamente simili, a dispetto delle (irrilevanti) differenze presenti tra gli stessi; ii) il suono delle lettere e delle parole comuni già identificate nel raffronto grafico fa sì che tali marchi siano mediamente simili anche da un punto di vista fonetico; iii) i segni sono altresì concettualmente molto simili, poiché i termini “Grand” e “Diva”, in abbinamento alla parola comune “Yachts”, benché diversi, alludono entrambi all’elevata qualità delle imbarcazioni prodotte.

Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione nel pubblico, l’Ufficio ha, da un lato, stabilito che nel caso di specie l’attenzione del pubblico di riferimento verso i marchi in questione deve considerarsi superiore a quella adottata dal consumatore medio – dal momento che i segni in esame contraddistinguono prodotti molto costosi, per cui spesso viene richiesta dall’acquirente assistenza professionale  – e che, di conseguenza, ciò comporta in astratto un ridotto rischio di confusione tra i segni. Dall’altro lato, ha tuttavia riconosciuto una certa forza distintiva ai marchi anteriori dell’opponente, poiché il loro cuore, costituito dalla parola “Riva”, è altamente caratterizzante. Questa, infatti, oltre a non avere alcun legame descrittivo con i prodotti coperti dai marchi che la incorporano, è un patronimico; circostanza che, per giurisprudenza costante, è idonea a conferire al marchio una forte distintività. Proprio l’elevato carattere distintivo riconosciuto ai marchi azionati può determinare secondo l’Ufficio un rischio di confusione con il marchio successivo anche ove si ritenga che il grado di somiglianza tra i segni sia medio-basso.

Alla luce di tutte le valutazioni di cui sopra, anche in applicazione dell’ormai pacifico principio giurisprudenziale secondo cui “un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa”, l’UIBM ha stabilito che nella fattispecie “malgrado si tratti di(segni inerenti a) prodotti rivolti a consumatori con un grado di attenzione superiore alla media, le analogie riscontrate tra (questi) non permettono di escludere il rischio di confusione, anche nella forma del rischio di associazione”, accogliendo l’opposizione e quindi respingendo la domanda di registrazione relativa al marchio contestato.