El mes pasado se dio a conocer la sentencia, de fecha 5 de abril, dictada en el Reino Unido por el juez Birss en el asunto Unwired Planet c. Huawei. La sentencia, dictada en el contexto de un procedimiento de infracción de diversas patentes esenciales (SEP) de estándares en el ámbito de las telecomunicaciones aprobados por el European Telecommunications Standard Institute (ETSI), gira en torno a la determinación de si la oferta de licencia realizada por Unwired a Huawei era o no una oferta de licencia en condiciones FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory). Unwired (una “non-practicing entity” cuyo negocio es licenciar a terceros sus patentes) ofrecía a Huawei una licencia de su portfolio mundial de patentes mientras que la segunda quería la licencia únicamente sobre las patentes en vigor en el Reino Unido, existiendo asimismo discrepancias sobre el royalty aplicable.

La sentencia tiene gran interés: tanto por el análisis que hace de lo que deben ser en los términos FRAND de la licencia, incluida la fijación del importe de los royalties a pagar, como por las consideraciones que realiza en torno a la posible aplicación en el caso concreto de la defensa de abuso de posición dominante, y en particular en este punto el análisis de la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2015 (Asunto C-170/1, Huawei c. ZTE, ECLI:EU:C:2015:477). Esta última sentencia establece que el titular de una SEP debe ofrecer al tercero que la utiliza una licencia en condiciones FRAND como requisito para evitar que el ejercicio de una acción de cese en la violación de su patente pueda entenderse como un abuso de posición dominante sancionado por el art 102 TFUE.

Resulta imposible, en el formato que nos imponemos en este Blog, analizar en detalle el contenido de la sentencia, cuya extensión alcanza las 166 páginas. Me limitaré aquí a resumir las conclusiones más importantes: (i) el juez llega a la conclusión de que el compromiso de otorgar una licencia en términos FRAND que el titular de una SEP asume con la organización que desarrolla el estándar técnico de que se trate (en este caso, ETSI) puede ser tratado como un compromiso contractual, exigible en tanto que estipulación a favor de tercero; (ii) eso supone que la exigencia de una licencia FRAND puede resolverse en términos contractuales, sin acudir al derecho de la competencia (abuso de posición dominante); (iii) en cada caso concreto hay únicamente unos términos licenciados que pueden ser FRAND (no cabe, como cuestión de principio, que dos partes se ofrezcan recíprocamente licencias en términos distintos y que ambos sean FRAND); (iv) el compromiso que el titular de una SEP asume con la organización de estándares de dar una licencia FRAND significa que si el tercero que usa la invención asume de manera incondicionada el compromiso de suscribir una licencia en términos FRAND no podrá ser objeto de una acción de cese por infracción de patente, y en cambio sí podrá serlo en caso contrario; (v) FRAND es una condición aplicable también al proceso de negociación de la licencia: las partes han de comportarse de forma FRAND; (vi) Las partes pueden legítimamente en la negociación proponerse royalties que no sean los que el tribunal determine finalmente como FRAND sin por ello incumplir sus obligaciones, salvo que sus ofertas sean de tal naturaleza que perjudiquen la negociación; (vii) para fijar un royalty FRAND resulta apropiado establecer un royalty de referencia a partir del valor del portfolio de patentes (no tanto el valor individual de cada patente, salvo en casos excepcionales), y que no tenga en cuenta el tamaño del licenciatario; (viii) contratar una licencia sobre el portfolio mundial de patentes (y no sólo las del Reino Unido como Huawei pretendía) en el contexto del caso es lo que harían en este caso un licenciante y un licenciatario razonables, y por tanto es FRAND.

Finalmente, el juez sostiene que la sentencia del TJUE antes citada en el caso Huawei c. ZTE lo que señala es la necesidad de que licenciante y licenciatario expresen su voluntad de concluir una licencia en términos FRAND, y establece que si el licenciante cumple con el esquema propuesto en la propia sentencia la interposición de una acción de cese no constituye un abuso de posición dominante. Pero no dice que en cualesquiera otras circunstancias la interposición de esa acción sea necesariamente abusiva. Eso, según el juez, dependerá de la conducta de las partes en cada caso concreto. Y a este respecto, frente a las alegaciones de Huawei (falta de oferta FRAND previa a la acción judicial, precios excesivos y tie-in), la sentencia declara que no hay abuso de posición dominante.

La sentencia ha coincidido con la publicación de la Comunicación de la Comisión Europea sobre patentes esenciales para una economía europea digitalizada, de fecha 10 de abril, que anuncia la iniciativa de abordar los problemas que las patentes esenciales plantean en el campo de la tecnología 5G y el Internet of Things (IoT). La iniciativa se plantea como objetivos: (i) ofrecer recomendaciones para mejorar la transparencia de la exposición a SEP para los agentes que intervengan en estos sectores; (ii) proporcionar guías sobre los contornos de lo que pueda ser FRAND y sobre principios de valoración de las tecnologías presentes en estos ámbitos; y (iii) proporcionar guías sobre las obligaciones que tienen las partes de negociar licencias antes de acudir a los tribunales así como la licencia de portfolios de patentes y el papel que pueden jugar mecanismos alternativos de resolución de disputas. Sin duda objetivos muy ambiciosos y que habrá que seguir de cerca. No en vano son estos los nuevos campos de batalla en el mundo de las patentes esenciales.