La recente sentenza n. 302 del 2016 della Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Bologna rappresenta un precedente interessante (e raro) in tema di onere della prova nell’ambito di cause di accertamento negativo. Nel caso specifico, si tratta di accertamento negativo di contraffazione brevettuale.

Il giudizio era stato introdotto da un’azienda italiana, che aveva chiesto al Tribunale di dichiarare due brevetti relativi a tecnologie di allineamento di ruote, di titolarità di una concorrente straniera, non violati da un proprio dispositivo. Si noti che la convenuta non aveva spiegato domanda riconvenzionale, uguale e contraria, di accertamento positivo della contraffazione; si era limitata, invece, a chiedere il rigetto della domanda di accertamento negativo.

La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) disposta dal Tribunale per accertare l’eventuale interferenza del prodotto dell’attrice con i brevetti della convenuta aveva avuto un percorso accidentato. Il primo consulente nominato dal Tribunale, dopo una serie di test sul dispositivo in questione, aveva ritenuto non violati i brevetti, ma per così dire “con riserva”; aveva, infatti, chiuso la perizia con inedita formula dubitativa, ipotizzando che un esame del software che azionava il dispositivo (non compiuto per ferma opposizione dell’attrice, che ne aveva sostenuto l’irrilevanza) avrebbe potuto portare a conclusioni diverse.

La convenuta aveva contestato lo svolgimento e le risultanze della CTU e rilevato che, in ogni caso, la formula dubitativa di chiusura della relazione peritale necessariamente imponeva ulteriori indagini. Il giudice istruttore aveva accolto queste difese e disposto un supplemento di perizia, espressamente volta all’indagine del software di azionamento del dispositivo dell’attrice.

Anche la seconda parte della perizia era, però, rimasta monca: il CTU aveva dovuto prendere atto del fatto che il codice sorgente sottoposto al suo esame conteneva numerose modifiche anche di data recente, e certamente successiva a quella di incardinamento del giudizio. Aveva, pertanto, sospeso le operazioni e rimesso la questione al giudice istruttore, che a sua volta aveva mandato la causa in decisione.

Il Collegio a questo punto avrebbe potuto prendere una delle due seguenti strade: rimettere la causa in istruttoria, ordinando al CTU di proseguire le indagini interrotte; ovvero decidere sulla base del materiale probatorio esistente. Ebbene, i Giudici hanno optato per la seconda, e deciso in favore della convenuta e titolare dei brevetti oggetto di causa. Vediamo perché.

Il Collegio ha rilevato che, da un lato, la CTU aveva lasciato molti dei dubbi sollevati dalla convenuta sull’effettivo funzionamento del prodotto dell’attrice privi di adeguata risposta, non ultimo quello, di per sé dirimente, che il dispositivo analizzato corrispondesse a quello effettivamente prodotto e commercializzato, data la pacifica presenza nel codice sorgente messo a disposizione dell’attrice di modifiche sostanziali rispetto a quello originario; dall’altro lato, considerata anche l’ammissione di parte attrice di non possedere copia del codice sorgente originale, che un’eventuale prosecuzione della CTU avrebbe avuto carattere meramente “esplorativo”, data la scarsa probabilità di giungere ad un qualche risultato utile.

Ciò posto, secondo il Collegio “è indubbio che tale negatività istruttoria debba essere posta a carico di parte attrice”; quest’ultima, secondo i Giudici bolognesi, aveva come tale “… anche in ragione del principio di vicinanza della prova, l’onere di fornire dimostrazione positiva dell’effettivo diverso funzionamento del proprio ‘sistema’ rispetto al procedimento oggetto delle privative di parte convenuta”. Il Tribunale ha pertanto rigettato la domanda e condannato l’attrice a pagare le spese di lite.

Il criterio della vicinanza alla prova, dunque, più che quello relativo alla posizione formale delle parti nel processo (che vorrebbe che sia sempre l’attore a provare la fondatezza della propria domanda) ha pesato, nelle motivazioni del Tribunale, e in una situazione di “negatività istruttoria” come quella descritta, a favore della convenuta e a svantaggio dell’attrice.

Non c’è dubbio che sono proprio le cause relative a contraffazione di privative industriali quelle che meglio si prestano a risolvere l’annosa questione della distribuzione dell’onere della prova in cause di accertamento negativo mediante l’applicazione di questo criterio: in esse l’attore, infatti, invoca sempre la non interferenza di un proprioprodotto con una privativa altrui.