Husky Injection Molding Systems Ltd.诉 Athena Automation Ltd.一案(上诉编号:2015-1726)中,联邦巡回法院宣布一项测试法,以确定何时可以审查对实施授权后程序决定提出的质疑。

首先,联邦巡回上诉法院必须确定该质疑是否与实施授权后程序决定有关法规的适用或解释有“密切关联”,或其是否涉及宪法问题、其他较不密切关联的法规或超出与实施授权后程序有关的法规章节之其他问题。 如果是后者,联邦巡回法院可对该决定进行审查。 如果是前者,联邦巡回法院只能审查该决定是否“针对委员会就特定专利作出的最终无效授权”。

Husky前总裁也是该专利的共同发明人将其专利权转让给Husky,其后离开Husky组建Athena。 Athena请求进行IPR对该专利提出质疑。 Husky争论称,禁反言规定禁止转让人Athena提交请求书。 委员会驳回了这一论点并进行了审查,认为35 U.S.C. § 311允许不是专利权人的任何人提交IPR请求书。 委员会的最终书面决定认定某些权利要求不具专利性。 Husky对允许实施IPR的决定而提出上诉。

在应用新颁布的测试法来判定联邦巡回法院是否可以审查对实施授权后程序决定提出质疑时,联邦巡回法院认为,委员会作出关于转让人禁反言并不妨碍提交IPR的决定与联邦巡回法院审查适用于实施IPR的法规极为密切相关。 法官Plager对决定的这一部分持不同观点,其认为§ 311与适用于实施IPR决定的法规没有密切关系,或者该问题超出了与实施IPR有关的法规章节之范围。