Lo scorso 12 dicembre il Tribunale di Milano (Sezione Specializzata in materia di Impresa “A”) ha emanato una sentenza in un procedimento per contraffazione brevettuale caratterizzato dal fatto che, nelle more del giudizio, il brevetto europeo ivi azionato è stato revocato e quindi trasformato in un modello di utilità italiano; con la particolarità che quel medesimo brevetto europeo già rivendicava la priorità di un modello di utilità italiano, per cui ne è risultata alla fine una sorta di doppia brevettazione del medesimo trovato.

Più nello specifico, l’attrice aveva agito perché fosse accertata la contraffazione, da parte di una sua concorrente, di un brevetto europeo di cui essa era licenziataria. Parallelamente tuttavia era stato avviato avanti allo European Patent Office (“EPO”) un procedimento di opposizione contro la concessione di tale brevetto, procedimento che si era concluso a fine 2013 con la revoca definitiva della privativa da parte del Board of Appeal dell’EPO. In conseguenza di ciò, il titolare (e licenziante) del brevetto aveva depositato all’EPO richiesta di trasformazione del medesimo in modello di utilità nazionale, procedendo quindi al deposito della relativa domanda di registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (“UIBM”) ai sensi dell’art. 58 c.p.i. Tale domanda è stata accolta, con concessione del relativo brevetto per modello di utilità nel maggio del 2014.

A quel punto, nel procedimento civile conclusosi con la sentenza qui in commento, l’attrice ha chiesto che le proprie domande di contraffazione fossero fatte salve – nonostante la revoca del brevetto europeo inizialmente azionato – ancorandole al nuovo titolo, che avrebbe consentito di conservare sin dall’origine (“ex tunc”) gli effetti del brevetto, seppure entro i più ristretti limiti del modello di utilità nazionale. Allora, tuttavia, il procedimento era ormai giunto alla fase decisoria, avendo le parti precisato le rispettive conclusioni già nel febbraio 2014.

Nella decisione in commento, il Tribunale riconosce innanzitutto che “l’art. 58, comma 4, c.p.i. attribuisce alla trasformazione un effetto retroattivo, nel senso che la domanda di brevetto [per modello di utilità, n.d.a.] nazionale è considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo”. Nel caso di specie, tuttavia, il brevetto europeo iniziale rivendicava già la priorità di un modello di utilità italiano; il che significava che, mediante la trasformazione operata ex art. 58 c.p.i., era stata conservata la validità, come modello di utilità, di un brevetto che a sua volta era basato su un (precedente) modello di utilità. Ciò, rileva il Collegio, “sembra porsi ai confini della ipotesi della doppia brevettazione, anche se il raffronto tra i due titoli italiani in esame non consente di concludere in modo certo ed automatico per la identità – quantomeno parziale – del trovato. È infatti palesemente differente il testo delle rivendicazioni contenute nei due documenti: il primo e più risalente brevetto [per modello di utilità, n.d.a.] n. 261163 enuncia il set di rivendicazioni poi riproposte in sede di deposito della domanda di brevetto europeo, mentre il successivo brevetto [per modello di utilità, n.d.a.] n. 278051 restringe l’ambito di protezione rivendicato”.

In tale situazione, rileva il Collegio, si pone non solo il problema dell’identità o meno dei due modelli di utilità, ma anche della novità, tempestività e ammissibilità delle domande di contraffazione attoree basate sul secondo modello. Il Tribunale segnala a riguardo che, nella prospettazione attorea, il rilascio del secondo brevetto per modello di utilità “consentirebbe di qualificare come tempestiva la richiesta di accertamento della contraffazione inizialmente svolta sulla base del brevetto europeo e poi ancorata al nuovo modello di utilità. Questo effetto ha però come presupposto indefettibile l’accertamento di una sovrapponibilità dei titoli, poiché solo la verifica di questa identità autorizzerebbe a concludere nel senso che la originaria lamentata interferenza con la privativa più risalente (EP359, richiamante la priorità del brevetto italiano [per modello di utilità] n. 261163) coincide, in sostanza, con la successiva contestazione di contraffazione del più recente brevetto italiano per modello di utilità n. 278051. Ma questo tema è rimasto giocoforza inesplorato in causa, in quanto introdotto tardivamente ed estraneo al perimetro del processo come definito dalle domande iniziali dell’attrice”. Proprio per questa ragione, rileva il Collegio, non è stato chiesto al CTU di verificare tale identità.

Alla luce di quanto precede, vista l’impossibilità di confrontare l’ambito di protezione dei due titoli, il Tribunale non solo rigetta tutte le domande attoree fondate sul brevetto europeo revocato, ma deve dichiarare altresì inammissibili quelle fondate sul nuovo modello di utilità nazionale.