Wederom lijkt het Hof van Justitie EU de drempel voor merkbescherming van vormmerken te verhogen. In haar recente arrest over de vormmerkregistratie van de Rubik's Cube vernietigt zij de eerdere uitspraak van het Europese merkenbureau waarin de registratie van het EU-vormmerk van de Rubik's Cube werd bevestigd.

Merkenrechtelijke restricties voor vormen
Om te voorkomen dat op vormen en andere kenmerken (zoals kleuren, geuren en klanken) gemakkelijk een merkregistratie en daarmee een monopoliepositie kan worden verkregen, gelden hiervoor drie merkenrechtelijke uitsluitingsgronden die niet gelden ten aanzien van de traditionele merken zoals woordmerken en beeldmerken.

De wetgeving inzake merkbescherming bepaalt dat een vorm of een ander kenmerk is uitgesloten van merkrechtelijke bescherming indien de vorm of het kenmerk:

  • wordt bepaald door de aard van de waar;
  • de wezenlijke waarde aan de waar geeft;
  • of indien de vorm/ het kenmerk noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

Enkel vormen en kenmerken die niet onder deze uitzonderingen vallen, kunnen merkenrechtelijk worden beschermd - mits wordt voldaan aan de andere voor merkenrechtelijke bescherming geldende vereisten, waarvan de belangrijkste is dat de vorm of het kenmerk waarvoor bescherming wordt gezocht onderscheidend vermogen bezit.

Bij de aanvraag van een vormmerk of kleurmerk dient meestal te worden aangetoond dat de vorm of het kenmerk is ingeburgerd als merk. Onder inburgering wordt verstaan dat het merk door langdurig en of intensief gebruik een grote bekendheid geniet. Het aantonen van inburgering blijkt in de praktijk echter lastig te zijn omdat, in het geval van vormen, niet snel wordt aangenomen dat het relevante publiek de vorm als onderscheidingsteken van waren afkomstig van een bepaalde onderneming zal herkennen. Bovendien geldt dat hoe groter de gelijkenis met de meest voor de hand liggende vorm van het product is, hoe eerder het merk onderscheidend vermogen zal ontberen. Dit betekent dat alleen een vorm die op significante wijze afwijkt van de norm of van hetgeen wat in de betrokken sector gangbaar is, voldoende onderscheidend vermogen zal kunnen verkrijgen om als merk te kunnen dienen.

Rubik’s Cube

In 1999 werd de Rubik’s Cube geregistreerd als EU-vormmerk. In 2006 diende de Duitse speelgoedfabrikant Simba Toys een verzoek tot nietigverklaring in. Simba Toys stelde dat de vorm van de kubus zou moeten worden uitgesloten van merkrechtelijke bescherming omdat de vorm van de kubus met het draaivermogen nodig was om een technische uitkomst te verkrijgen, namelijk het draaien van de blokjes. Een dergelijke techniek zou beschermd dienen te worden middels een octrooi en niet middels een merkrecht, zo stelde Simba Toys. Het Europese merkenbureau ging hier echter niet in mee en weigerde het verzoek.

Simba Toys stelde beroep in bij het Gerecht.

Op 25 november 2014 verwierp het Gerecht het beroep van Simba Toys. Het Gerecht stelde dat de zwarte lijnen en roosterstructuur van de kubus niet wijzen op enig draaiend vermogen van de kubus, aangezien het roterende vermogen voortvloeit uit een intern mechanisme dat onzichtbaar is. Het Gerecht oordeelde dan ook dat de vorm van de Rubik's Cube niet noodzakelijk was om een technische uitkomst te verkrijgen en het merk derhalve niet nietig was.

In tegenstelling tot het Gerecht oordeelt het Hof van Justitie EU nu echter dat het Gerecht ook de niet-zichtbare elementen in aanmerking had moeten nemen, zoals het draaivermogen van de kubus. Dit betekent vermoedelijk dat de merkhouder van Rubik’s Cube alsnog haar merk nietig verklaard zal zien. Zover is het echter nog niet, want in tegenstelling tot wat verschillende media stellen, dient de daadwerkelijke nietigverklaring door het Europese merkenbureau te geschieden.