首先感谢中国商标协会的邀请,赞助商王老吉以及中国商标协会及港专。 说到王老吉,我几天前才第一次喝过。大家都知道王老吉配方中有一些元素对人体有益,我希望在我回到美国后这个凉茶还能帮我化解对中国的思念。 在此我也要感谢现场的翻译,跟上我讲话的速度真是不容易。在场的还有我们事务所的中国代表王东芳以及我们商标监测部门的王淑英,她们很辛苦地把我带到这里,让我一直保持正常状态,这里一并致以感谢。 最后要感谢所有在座的各位,谢谢你们聆听我接下来的演讲,与今天下午其他人的演讲重点有所不同。 也要感谢这次中国之行受到的热情接待以及中国人的好客。这是一次美妙的经历,也是我第一次来到亚洲,我希望以后能常来。 在开始演讲之前,我想知会大家,我的同事王东芳和王淑英这里有一些中文的补充材料。演讲结束或方便的时候请到前面来取。我的演讲是英文的,不过我们会在一周左右提供中文PPT翻译。如果您需要翻译材料,请与我们联系。 本次演讲的主题是美国对商标使用的要求,以及对中国申请人来说需要重点考虑的风险和可以利用的策略。 作为开头,我想先给大家快速介绍一下美国的商标注册流程。通常是从选定一个商标开始。有时是别无选择的一个商标,也有一些时候您可能在考虑多个选择。

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先做个检索通常是个好主意,要知道美国商标权是以使用为基础的。对美国联邦或50个州的商标申请数据以及在美国任何一个地方的使用情况进行检索非常必要,这样才能发现你的商标在注册过程中是否会碰到障碍。 如果确定了合适的商标并希望获得注册,有多种途径可以来完成注册。美国有“注册基础”这一说法,每个商标在申请时都需要确定。 这里我给大家展示的就是主要的几种申请基础。左边的是意向使用,即ITU。这种申请是基于你打算使用但还未在美国使用的商标。中间第二种是已经在美国使用,即商业使用基础。 右边的第三种是本国注册基础,对中国申请人来说就是中国注册基础或通过巴黎公约要求6个月内优先权的申请。本页未提到但大家应该知道的是国际注册,即依据马德里条约指定美国。我们稍后再对此作讨论。 无论何种注册基础的申请,基本上3-4个月后就进入审查程序。这种审查员的单边审查涉及大家所知道的绝对理由和相对理由审查。 一旦商标通过审查,就会进入公告异议程序。美国的异议期是30天,但可以延期。从这一点来看,运用商标监测服务是个很好的办法。我们事务所就提供商标监测服务,不过也有其他公司有这项服务。 商标监测服务可以识别在美国公告的近似商品或服务上的近似商标。我们的监测服务不仅包括美国,还包括全球众多国家,甚至包括中国。 监测可以让你清楚地知道30天期限,从而请求延期,这是通常的做法。异议期可以在30天到期后再延长150天,给你机会与异议人协商解决商标冲突。异议期结束后,如果没有异议或异议通过协商解决,以意向使用为基础的商标会进入“准予注册”阶段。 准予注册的意思是商标局已经同意注册,只要证明商标的使用,即可获得注册。这一点非常重要,因为如果你在美国递交了以意向使用为基础的商标申请,而又没有开始使用商标,那么早晚会碰到这个使用要求的问题。 使用要求有6个月的期限,可延长至3年,但通常对外国申请人来说比较麻烦。麻烦的原因就是这个使用要求有点复杂。另外,如果6个月内未使用就需要不断请求延期,可以延5次,且每次都要产生官费和代理费,这就意味着会增加申请的费用和程序。一旦提供了使用证据证明商标已使用,就可获得商标注册。 如果是以其他注册基础申请,比如实际商业使用,在新申请时就需要提供使用声明。这对于不熟悉美国要求的外国人来说会有困难,但不会因此产生后续费用。 然后就是我已经提到的本国申请基础及本国注册基础。这对于中国申请人来说是非常实用的注册基础。以中国申请或中国注册为基础的美国商标申请不需要提供使用证明来获得注册。所以当您已有中国申请或中国注册时,可以在美国基于该申请或注册提出商标申请,不需要花额外的费用证明使用或请求延期提供使用证据。只有在注册后5-6年时才需要提供使用证据以维持该商标注册。 这就是本页PPT上展示的5年维持期。之后就按10年一次来续展。 刚才我们讲了不同的申请基础。本页展示的是进入美国的不同途径,意向使用即ITU,已商用、巴黎公约,国外注册,或马德里国际注册。所有这些都叫做申请基础,但只有3个同时也是注册基础,意思是只有部分申请基础足以让你获得注册。

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事实上这类申请意味着你必须在后期通过转换注册基础的方式来获得注册。所以你会看到,在本页的右侧,意向使用不再是注册基础,因为你需要证明使用来获得注册。同样,国外申请基础也不是注册基础,因为你必须在中国获得注册之后,才能在美国完成注册。 我已经提到过时间的问题,所以继续。 在美国,要使用一个商标并不一定要获得商标注册。注册商标赋予你的是在美国境内更大的权利,比如你将有权在联邦法庭提起商标争议,还意味着你获得了几个推定前提,使得法院承认你有独占使用该商标及阻止他人未经许可使用近似商标的权利。 好,现在假如我在中国,但我的商标要进入美国。我们已经讨论过第一种基础,即实际的商业使用或意向使用。我们还可以中国注册作为美国申请的基础。请忽略这里提到的国际注册。

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另一种选择就是前面提到的马德里途径,即向WIPO提交国际注册申请并指定美国。这种情况下后续可能会收到初步的驳回通知。 马德里申请收到初步驳回的几率非常大,通常是因为一些小的形式问题,有时是公司名称或注册地址问题,不过更多的是因为商品或服务的指定有问题。 所以即使你通过马德里申请省了一些钱,后续还会有90%到95%的可能要请美国律师处理驳回事宜。 由于美国商标申请制度对于指定商品和服务有特定要求,律师可以在申请之前就提供参考意见避免此类驳回。 通常可通过商标检索识别相对理由驳回的可能,即他人拥有的在先商标权利冲突,同时如果有可能,律师还可以提出一些提升商标显著性的建议以及一些商品或服务指定方面的建议,这些做法可能有助于节省商标申请的整体费用。 下面是我们所理解的美国和中国商标制度的不同点。美国要求在注册前有商标使用,尽管如我之前解释的,并不是在任何情况下你都要在注册前使用商标,中国的注册在此也可以很好地帮你避免此问题。

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与此对应,在中国要获得商标注册不需要证明商标已使用。美国有基于在先注册的外语等同文字的实质驳回,这可能是商标的翻译、音译或语音等同的文字,也可能是拼音。 所以你可能经常会收到这样的驳回:在先商标虽然是不同的语言,但因为有近似的意思或近似的发音,仍然与你要申请的商标构成近似,这一点与我们在中国的申请经验不同。在中国我们一般让合作伙伴同时递交英文和中文的申请,但在美国就没有必要。 说到商品的指定,我前面提到美国有特定的要求。美国有一个手册告诉你哪些是可被接受的商品指定。这个手册在网上可以查到,但要知道你的申请中对商品和服务的指定不限于此手册。 手册只是列出一个清单,告诉你哪些是过去已经被USPTO批准过的商品和服务。如果你的商品或产品不在其中,有时也是可以获得注册的。 这与我们在中国遇到的情况也是不同的。我们理解在中国商品的指定通常要求是标准的。美国审查员在判断是否构成混淆时是看商品及服务之间的关系。 审查员不是特别在意在先商标注册的类别,而是看在先商标申请或注册中的商品是否与你的申请相关。在中国,至少在新商标法实施之前,审查员主要依据类别和子类别来判断是否构成混淆。我们理解目前状况依然如此,但可能现在会有一些其他的判断方法。 在美国你可以在任何时候依据任何理由提分案,不需要等到驳回或其他原因。是否把申请分案完全取决于你的决定。可以在同一类别下分案,也可以按类别分案。 在中国分案只能是在部分驳回的情况下才可以。我之前提到的异议期在美国是可以延期的,但在中国不能延期。 关于异议的另一个问题是我们的中国朋友及代理机构应该关注的,就是美国的异议程序很贵。其中的一个原因是商标复审委员会有很多短的期限,而整个异议程序会持续好几年。 你可能需要在提交一些材料后30天内又需要提交其他的材料,15天后可能又要提供材料,这样的状况可能一直持续。所有材料的递交过程可能会导致很高的费用。在中国就不同了,你只需在异议时提交一些初始的理由,后续也只需要提交一次详细的理由。 再来讨论法定的预设。3年不使用会成为法定的预设,认为商标不使用从而将证明使用的责任从撤销人转到注册人。在中国我们认为没有此类的法定预设,但我们理解中国的证明责任是在注册人这里。 这就是我们在网上可以查到的手册,里面有已批准的商品和服务。指定时需要再具体化,我稍后会提供一些例子。这些商品和服务清单是已被USPTO通过的,但请时并不一定要完全按这个来指定。点击页面下方的链接就可以找到这个手册,里面也提供搜索功能。只能用英文搜索,不过可以在搜索栏里输入特定的商品或服务名称。

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我得快点讲,后面还有其他的演讲人,不然会拖得比较晚。 这就是一个例子。可以看到这是一个比较宽泛的描述,即鞋类。这是可接受的,你不需要指出这是什么类型的鞋。 这里是一个更具体的指定:日式的分趾鞋,或日式的草鞋。因为名字是日语的,我也不知道怎么发音。这两种都是官方可接受的指定方式,但我们通常选择更广范围的指定。

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这是一个典型的来自外国申请人的商品指定,比如中国申请人,相对应的是美国申请人的指定。我知道你们看不清楚左边的商品,因为字太小了,不过这就是通常我们看到的情况。这类指定包含很多项目,其中很多都是申请人不关心的,但因为申请人担心不列清楚就得不到充分的保护就把能想到的所有商品列出来。 美国就不同了,你只需要指定出你的商品是什么就可以,因为判断商标是否构成近似的关键点是商品之间是否有相关度,而不一定是看商品是否相同。

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我特别要建议的是,在委托你的美国代理人注册商标时,告诉他们你真正感兴趣的商品,而不是一个商品及服务清单。 接下来我想聊聊一个趋势。在过去的十几年,美国已经逐渐意识到商标的注册量远远大于实际使用的量。当然由于美国对商标使用的要求,相对数量已经算少了。考虑到此,美国商标局并不希望继续保留这么多注册商标。美国是如何解决这个问题的?这些年已经有所改变,不过今天时间有限,就不再细讲了。 2003年有一个Medinol案,此案在商标局提出了虚假陈述这一理念,即某人通过签使用声明宣誓商标在所有申请的商品上都已使用以便获得注册。其中有两个产品,一个已使用,另一个未使用。商标后来因为在其中一个未使用商品上作了虚假宣誓被撤销。这个惩罚很严厉,非常严厉。整个商标注册都被撤销,即使是在某些商品上已有使用。所以在一段时期内这是美国商标代理行业非常重视的一点。到2009年这个来自于Medinol一系列案件的虚假声明概念逐渐消亡。

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一个新的案子来了,即Re Bose案。是这么说的:“听着,如果你想证明申请人在获得商标注册时有欺诈于是想基于此撤销注册商标或异议一个商标申请,你必须有证据证明商标权利人有欺骗商标局的意图。”

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在美国是非常难证明欺诈意图的,所以基本上欺诈概念名存实亡,商标注册也不再因此被撤销。但是,一个月前(即2014年9月)欺诈这个词又来了。 在一个新的案子Nationstar Mortgage中,商标复审委员会说:“欺诈概念仍然存在。我们会在不同的情形下推断出申请人欺骗商标局的意图。”所以在商标申请或注册商标时,如果你并未在所有申请的商品上使用该商标,我们仍然有理由认为欺诈嫌疑是有可能的。

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同样,回到我之前提到的窍门,如果基于本国注册申请,就不需要宣誓已使用商标,也就不存在欺诈的问题。 有一个类似的相关概念就是缺乏真实的使用意图,这对外国申请人有一定影响。因为即使是基于本国申请或注册来美国申请商标,你也依然需要宣誓有真实的使用意图。很多商标就是因为没有真实使用意图也不能提供证据证明使用意图而被异议或撤销。

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这里是一些最近的案例,这些案子都是申请人因缺乏真实使用意图而失去商标申请。

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好,前面提到欺诈这个概念来了,走了,然后又回来了。商标局同时也在尝试找到更好的方法解决这个冗余问题,即超出实际使用商品和服务的商标注册。所以商标局试行了一个2年的项目。在这个试行项目中,商标局会在这些注册中挑一些样本,要求申请人就其注册商标的每一个类别提供一个以上商品的使用证据。商标局可能指定注册商标中的任何三个项目,申请人必须提供这三个项目的使用证据。

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再回到那个典型的来自于外国申请人的商品和服务清单。如果这样的申请被试行项目选中,可能被要求“请证明商标使用在这些日本鞋上”。如果你说“我无法证明。”那么就会被要求在其他商品和服务上证明使用,这样,最终你的注册就限缩到你实际已使用的商品或服务。 这个试行项目已经于6月结束,商标局已经发布了初步的试行结果。结果显示,173件注册,即35%进入试行项目的案件需要删减商品或服务。有80件注册因为商标所有人未回复而撤销。所以在500件入选案件中,253件或51%的案件没有按商标局要求确认已注册商品的使用。所以这些申请人开始缩减此类商标。从这个表可以看出,按注册基础分开时,以国外注册为基础的商标在右栏里的比例非常低。

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那么,现在的情况如何?试行项目已结束,USPTO已经发布指导说明后续打算做什么。既然试行已结束,那怎么解决这个问题呢?现在USPTO已经提出4种方法寻求公众的意见,看哪一种最可行。

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今天时间不多了,不能展开讲,不过这也足以说明,无论是哪个方法都会给你的客户在美国申请商标时或已经申请的商标带来风险和挑战,并且带来一定的负担,增加费用。这也给了我们更多理由考虑我前面提出的建议,即指定尽可能少的商品,以及考虑以国外注册为基础申请商标。 最后我想说的与使用要求本身相关。

我认为我们对于自己所说的“使用要求”或商标局所说的“使用要求”的真正含义是存在误解的。 我们来看这张PPT的右边。

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美国的商标使用要求并非商标在美国的使用证据,也不是在某个特定的日期或某段时间的使用证据。USPTO依赖并接受您的宣誓及您提供的信息。审查员并不要求您证明商标是在美国使用或商标是何时使用的。您只需告诉他们:“我在这个日期使用过,并且我是在美国使用的。”这就是审查员们所看重的。 那么到底什么是使用要求?其实使用要求就是商标以商标应有的样式使用的证据,即当您看到这个商标时,从它所在的位置、使用的形态,以及提供的证据可以看到,这是一个商标使用,而不是装饰。并且可看出这是显示该商标是用在向美国销售或运输的产品或提供的服务上。 所以在这页PPT的左手右,我已经给出了一些通常的指导。 基本上证明商标使用在产品及服务上各有两种方法。产品商标的使用证据可提供能展示商标在产品本身、包装、贴牌、标签上或任何类似情况的样本,或者在销售点的展示。这种展示也可以是网站,比如消费者可以在该网站在线购买产品的网站。服务商标的使用证据可以是广告或市场营销材料,也可以是提供商品或服务过程中的使用样本。 所以,当我站在这里,你们看到Ladas & Parry的logo在我的PPT上,这就说明Ladas & Parry是与我们提供的法律服务相关,这就是服务或法律服务在商业上的使用。这就足以证明商业使用,因为我在向你们提供这样的服务同时展示了这个商标,特别是这也是一种教育服务。这些可作为使用证据的例子。我会跳过这里,因为时间不够了。这些是不适合作为使用证据的,那么发票…请不要再寄发票给我们。发票对我们来说没有帮助。 广告、市场营销材料、印刷方的证明,即自己做的文件而不是实际使用的文件不能用。 这页是可作为服务上使用的例子,也就是实际在广告中使用的商标。今年9月有一个新的指导有详细的解释,特别是网络及手机应用上的技术使用。这里我没有放不合适的例子,我还以为我有呢。因为时间不够了,今天就到这里,如果有时间我很乐意解答大家的问题。非常感谢! 对不起,我必须说一下,如果各位觉得说英语不方便,请与王东芳律师联系,她也很乐意解答各位的问题。欢迎大家来跟我们讨论,也欢迎大家在微信或Linkedin上与我们联系,希望帮助您解决问题。