L'office Amricain des brevets (USPTO) vient d'mettre de nouvelles instructions, l'attention des Examinateurs Amricains, pour amliorer encore l'application de 35 U.S.C.101, l'article de la loi amricaine sur les brevets qui permet de rejeter une invention relative une loi de la nature ou une ide abstraite.

L'USPTO n'en finit plus de prciser comment les inventions concernes doivent tre examines, tant les limites de la brevetabilit sont floues, les rejets prononcs par les examinateurs amricains pas toujours convaincants et donc les dposants souvent mcontents.

Les prcisions en question se succdent depuis le 13 juin 2013, date laquelle la Cour Suprme des Etats-Unis a considr que les acides nucliques isols taient des produits de la nature et par consquent n'taient pas brevetables au titre de 35 U.S.C.101 (Myriad). Le mme jour, l'USPTO a mis un Memorandum l'attention des Examinateurs Amricains leur demandant de rejeter toute revendication relative un acide nuclique naturel ou non, ou fragment de celuici, isol ou non.

Ce Memorandum a rapidement t suivi, en mars 2014, d'un Guidance Memorandum largissant les instructions aux Examinateurs Amricains, tout type d'invention, tous domaines techniques confondus. Il y est expos la mthode suivre par les Examinateurs pour dterminer ce qui peut rendre une invention significativement diffrente d'une loi de la nature ou d'une ide abstraite et donc la considrer comme potentiellement brevetable ( eligible ). Les Examinateurs sont ainsi invits slectionner des facteurs pr-dfinis, pour ou au dtriment de l'ligibilit de l'invention, en faire une synthse de faon conclure l'ligibilit de l'invention... ou non.

En juin 2014, c'est une autre dcision de la Cour Suprme des Etats-Unis qui donne lieu des Preliminary Examination Instructions, orientes cette fois vers l'analyse de revendications comprenant une ide abstraite (Alice Corp).

En fait quand une invention comprend une loi de la nature ou un produit prsent dans la nature ou encore une ide abstraite, la question est de savoir si l'invention revendique comprend des lments additionnels confrant l'invention significativement plus que ces objets, non brevetables en tant que tels. Ce fut l'objet de Interim Eligibility Guidance Quick Reference Sheet mis par l'USPTO en dcembre 2014, qui met disposition des Examinateurs Amricains une sorte d'arbre de dcisions suppos les aider dans leur analyse du caractre potentiellement brevetable d'une invention. Il n'y est plus question des facteurs de mars 2014... Pour illustrer cette nouvelle dmarche, ce Guidance est accompagn de nombreux exemples, d'une part relatifs aux produits de la nature , et d'autre part relatifs aux ides abstraites.

Mais tout cet arsenal d'instructions illustres de nombreux exemples ne semblent toujours pas satisfaisant, notamment pour les associations professionnelles amricaines, en croire les soixante commentaires parvenus l'USPTO qui avait invit le public s'exprimer sur ces rcentes pratiques.

L'USPTO a rpondu ces commentaires en juillet 2015, en mettant une mise jour du document de dcembre 2014 : Update : Subject Matter Eligibility. L'USPTO y prcise ou explique en quelques lignes sa position concernant les six thmes majeurs identifis dans les commentaires reus. Cette mise jour est notamment accompagne de nouveaux exemples et a ouvert une nouvelle priode de consultation publique.

Le 4 mai 2016, un nouveau Memorandum est mis par l'USPTO, annonant clairement une volont d'assister les Examinateurs Amricains dans l'application des instructions de dcembre 2014 et de juillet 2015 selon deux axes : (i) aider les Examinateurs formuler et justifier un rejet selon 35 U.S.C. 101 et (ii) les aider valuer la rponse des dposants.

Ce document sonne comme un rappel l'ordre des Examinateurs de ce qui constitue les bonnes pratiques en matire d'analyse de l'ligibilit des revendications aux Etats-Unis. Il leur est tout d'abord rappel qu'ils doivent identifier et expliquer le motif de rejet voqu, exemples de justification l'appui. Il leur est galement rappel qu'ils doivent expliquer en quoi chaque revendication ne permet pas de surmonter le rejet. Il leur est enfin rappel qu'ils doivent considrer avec attention les rponses des dposants de tels rejets.

De faon intressante, il est rappel dans ce document par exemple :

  • Que les tribunaux Amricains ont dj identifi certaines limites aux concepts de l'ide abstraite et que l'Examinateur ne devrait pas aller au-del,
  • Que des techniques de laboratoire largement discutes dans des journaux scientifiques ou utilises par quelques scientifiques, ne sont pas ncessairement des techniques de routine dans le domaine de l'invention,
  • Qu'une nouvelle combinaison d'tapes d'un procd peut rendre ce procd ligible mme si toutes les tapes sont individuellement bien connues et mises en oeuvre avant la date de la combinaison.

Ce Memorandum est accompagn d'exemples dans le domaine des sciences de la vie censs illustrer l' Interim Eligibility Guidance de dcembre 2014... et aussi la ncessit de clarifier, encore, ce qui est potentiellement brevetable et ce qui ne l'est pas au titre de 35 U.S.C. 101.

Esprons, pour les dposants de brevets Amricains, que tout cela concoure une meilleure prvisibilit de la brevetabilit des inventions suspectes de comprendre une loi de la nature ou une ide abstraite... mme si d'autres tapes d'explication ou de clarification nous attendent certainement...