(Pubblicato anche su Diritto24 de Il Sole 24 Ore)

Una vertenza in materia di contraffazione di brevetto ha recentemente portato il Tribunale di Milano (Sezione Specializzata in Materia di Impresa “A”) ad applicare il c.d. “problem and solution approach” ai fini della valutazione dell’inventività del trovato. Nella sentenza con cui ha definito la questione (n. 15057/2014 del 17 dicembre 2014), il Tribunale ha quindi spiegato in cosa consiste tale metodo di valutazione, mutuato dalle “Guidelines for Examination” applicate dallo European Patent Office nell’esaminare le domande di brevetto (le “Guidelines EPO”).

Il problem and solution approach, rileva il Tribunale, viene utilizzato appunto per verificare se un’invenzione sia dotata del carattere inventivo richiesto dall’art. 48 CPI perché il brevetto sia valido. In base a tale norma, per la precisione, “un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”. Il problem and solution approach rappresenta quindi un metodo per valutare se, per un esperto del ramo, l’invenzione risulti evidente dallo stato della tecnica.

Secondo tale metodo, prosegue il Tribunale, per verificare se l’invenzione implichi un’attività inventiva è necessario innanzitutto di determinare la “tecnica anteriore più vicina” (“closest prior art”), “individuando quella anteriorità che costituisce il punto di partenza più promettente per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame e che normalmente ha il maggior numero di caratteristiche in comune con la soluzione oggetto di rivendicazione, o che permette il minimo numero di modifiche per giungere alla soluzione rivendicata”.

Rispetto a tale anteriorità vanno poi identificate le caratteristiche che distinguono la soluzione rivendicata nel brevetto (c.d. “caratteristiche distintive”).

Va quindi determinato il “problema tecnico oggettivo” risolto dalle caratteristiche distintive della soluzione rivendicata e debbono essere individuate le competenze dell’esperto del ramo, per considerare se lo stesso, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina”, avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo, e quindi sarebbe giunto banalmente alla soluzione rivendicata in esame, eventualmente combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un’altra diversa anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata”.

A tale ultimo proposito, precisa il Tribunale, per comprendere cosa avrebbe fatto l’esperto del ramo va utilizzato il c.d. “could/would approach”, pure mutuato dalle Guidelines EPO. In altre parole, “va verificato se tale combinazione di anteriorità sarebbe stata logicamente e quasi certamente compiuta dall’esperto del ramo (“would”), alla data di deposito/priorità della privativa in esame, o se l’esperto del ramo avrebbe solo potuto (“could”) compiere tale combinazione, senza in realtà avere alcuno stimolo a porla in atto”. Come precisano le Guidelines EPO, infatti, solo ove l’anteriorità più vicina contenga un incentivo all’esperto del ramo – fronteggiato con il problema tecnico – a arrivare alla nuova invenzione, si ha mancanza di inventività.

Inoltre, precisa il Tribunale, “la combinazione di due anteriorità, ossia quella individuata come “tecnica anteriore più vicina” con un’altra differente anteriorità, è logicamente ammissibile, per determinare la presenza o meno di attività inventiva nella soluzione rivendicata sotto esame, solo se le anteriorità da combinare, ivi comprese le conoscenze comuni generali del settore, appartengano al medesimo settore della tecnica; se sia poi probabile che l’esperto del ramo combini tali anteriorità cercando una soluzione al suddetto “problema tecnico oggettivo”, e dunque vi sia un qualche collegamento logico tra le anteriorità da combinare, quale ad esempio la risoluzione di un identico problema tecnico in un contesto fisico simile, o ancora la presenza di suggerimenti o puntatori verso soluzioni presenti in altra tecnica anteriore nota, che spinga l’esperto del ramo a cercare in una anteriorità differente dalla tecnica anteriore più vicina la soluzione al problema tecnico individuato nella privativa in esame”.