Cuando ya muchos daban por acabado el caso KitKat tras la sentencia del TJUE de Justicia del pasado 16 de septiembre (asunto C-215/14, Société des Produits Nestlé SA c. Cadbury UK Ltd, disponible en este enlace), el juez Arnold ha dictado ahora sentencia (disponible en este enlace) en el asunto que dio origen a la cuestión prejudicial. Contra lo que parecía había de ser el desenlace natural de este asunto después de la sentencia del TJUE, el juez confirma la denegación de registro de la marca solicitada por Nestlé para productos de la clase 30 (chocolate, etc.) por falta de distintividad.

Como recordaremos el tribunal inglés (Arnold) había planteado al TJUE que se pronunciara, entre otras, sobre la cuestión de si, para probar la distintividad adquirida de una marca, bastaba demostrar que “un porcentaje considerable de los sectores interesados reconoce la marca y la asocia con los productos del solicitante en el sentido de que, si debieran determinar quién comercializa los productos designados con dicha marca, identificarían al solicitante; o debe el solicitante demostrar que un porcentaje considerable de los sectores interesados se basa en dicha marca (frente a otras marcas también presentes en el mercado) para indicar la procedencia de los productos?”.

La cuestión puede parecer un mero juego de palabras pero tiene importantes consecuencias. Los tribunales ingleses vienen sosteniendo desde hace años que en el caso de marcas consistentes en formas de producto, para acreditar distintividad adquirida no basta probar con estudios de mercado que un porcentaje elevado de consumidores asocian el producto que se les muestra con el fabricante (cosa que Nestlé había logrado), sino que debe acreditarse que ese porcentaje significativo del público se basa o confía en ese signo en sí mismo considerado (sin tomar en consideración otros que puedan estar por ejemplo en el envoltorio) para identificar el origen del producto. Este último test, caso de aplicarse, resultaría mucho más exigente y difícil de acreditar, particularmente porque en general la forma del producto se encuentra en el mercado acompañada de otros signos.

El TJUE en su sentencia reformula la cuestión planteada por el juez Arnold y acaba contestando que “el solicitante del registro debe aportar prueba de que los sectores interesados perciben el producto o el servicio que designa esta marca por sí misma, por oposición a cualquier otra marca que pueda estar también presente en el mercado, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada”.

Con esta frase es claro que el TJUE no responde a la pregunta que se planteaba. Interpreta el juez Arnold que ello podría deberse a un problema con la traducción de la palabra “reliance” del inglés al francés (aquél el idioma auténtico de la decisión, éste el idioma del Abogado General y del juez rapporteur), que habría provocado que el tribunal no entendiera lo que se le preguntaba.

En todo caso –dice el juez- la sentencia rechaza que baste la mera asociación pero no dice cuál es el test aplicable en su lugar. En este contexto deduce el juez que pese a que la sentencia no menciona el concepto de “reliance”, tampoco lo excluye de manera que para determinar si –como dice el TJUE- una parte significativa del público relevante percibe, por causa del signo que incorpora el producto, ese producto como procedente de una determinada empresa, es legítimo valorar si ese público confiaría en el signo como indicador del origen del producto si se utilizase aisladamente.

No hemos visto todavía el fin de este tema. Nestlé ya ha anunciado que apelará, de manera que con toda seguridad volveremos a oír hablar de distintividad adquirida y de “reliance”. Eso sí, esta vez en inglés, en el original, sin traducciones, de manera que no se podrá justificar el resultado, cualquier que sea, acudiendo al viejo adagio: traduttore traditore. ¿O sí?