案件の背景:

数年前、ある日本の生物科技会社(以下「日本会社」という)と中国会社が中国のある都市で合資会社(以下「甲会社」という)を設立し、日本会社はある特定病気の検証テスト剤の箱、及び同箱の生産技術及び相関特許を無形資産とし1000万元に当てて投資した。当該日本会社はこのような検証手段は世界中でも先進的で独占地位にたち、また当該テスト剤の特許を持っている。合資企業甲会社は中国に基礎を起き、中国国内の検証手段を改善するとともに、中国の膨大な病気検証市場を占め、また会社の生産能力により、製品を全世界へ販売しようとする。

しかし、合資会社が運営、生産を始めた後、ほかの中国生物科技企業(以下「乙会社」という)も相関病気の検証テスト剤箱を生産・販売していることがわかった。さらには検証の標的蛋白も日本会社と完全に同じである。このような状況は当然に日本会社の利益を損害し、また中国合資会社甲会社とも競争関係になる。

日本会社は、検証テスト剤箱を生産・販売する乙会社と過去に商業協力し、乙会社にサンプル品を提供したことがあり、乙会社と「技術秘密保持契約」を締結し、乙会社は日本会社が提供する抗体で如何なる製品を生産・販売してはいけないと規定した。日本会社はすでに乙会社に「侵害停止請求書」を送ったが、乙会社は如何なる返事もしなかった。

この状況に対し、日本会社は中国国内に立脚しまた国際的視野も持つ法律事務所に紛争の解決を依頼しようとした。そこで、日本会社はHFGに連絡をして、日本会社の合法的権益を保護し、商業競争を回避し、また乙会社の違約行為に対し賠償を求めるよう依頼した。案件の全体から、日本会社の商業戦略としては、病気検証テスト剤箱の先進的地位にたち、また競争を回避し、市場占有率を拡大することである。

日本会社の直面する状況

このような背景を把握した後、HFGはまず日本会社が有する特許と乙会社が有する「技術秘密保護契約」を分析し、また日本会社の代表と中国合資企業甲会社の代表と会談を行った。それを通じて、日本会社は以下のような利点があることがわかった。

  1. このような病気検証テスト剤箱に対する最も重要な特定抗体は、日本会社が世界で唯一にこのような抗体を生産・供給する企業である。
  2. 日本会社は中国乙会社に相関抗体を提供したことがあり、また当時に「材料提供契約」を締結していた。
  3. 日本会社と乙会社は「技術秘密保持契約」を締結し、その中で乙会社は日本会社が提供した抗体で如何なる製品の生産・販売も禁止すると明確に規定した。
  4. 乙会社も中国で相関発明特許を出願し、そこで乙会社が使用している抗体は日本会社から得たことを認めている。
  5. 複数の抗体で複数の目標蛋白を検証することは病気情報の提供に有利であり、日本会社はこのような検証をする特許を有する。

他方、同時に日本会社には不利点もある。例えば:

  1. 日本会社はこのような検証テスト剤箱の特許を有するものの、特許が保護するのは複数の抗体で複数の目標蛋白の用途を検証することであり、そこで最も重要な検証抗体について、日本会社は単独な特許で当該製品を保護していない。中国の特許法保護の体系で、製品権利要求は「絶対的保護」であり、直接当該製品を保護し、保護力が強く、侵害されたときにも証拠の収集が簡単で、特許権者の権利保護に有利である。これに対し、用途権利要求は方法権利要求に属し、「相対的保護」であり、当該製品の特定用途のみ保護し、保護力が弱い。さらに不利な点としては、日本会社の特許が保護するのは複数の抗体で複数の目標蛋白を検証することで、このような方法は病気の検証に指示性が良いからである。しかし、中国CFDAは新たな検証テスト剤箱に対して単独の抗体に単独の審査をするため、複数の抗体を含む連合テスト剤箱を許可したい。そのため、ただ単独の一種の抗体を生産、販売または使用するのは当該権利の保護範囲の属さない。この視点から見れば、日本会社の特許は先天的欠陥を有する。すなわち、特許書を書くとき最も重要な抗体の製品権利要求と最も重用な抗体の単独使用の用途権利要求を考慮して自己の保護範囲を最大限にすることを考慮しなかった。このような欠陥は特許授権後の権利保護に困難をもたらした。もしHFGが早い段階で介入し、日本会社のために特許出願を書いたら、相関権利要求を加えて日本会社の製品をもっとよく保護することができる。
  2. 日本会社と乙会社が締結した「技術秘密保持契約」では契約中の如何なる紛争も乙会社所在地の仲裁機構で仲裁することを規定した。しかし、乙会社は当地でトップ企業であり、納税大企業でもあって、当地では政府から多くの保護を受けているので、日本会社に不利である。これはかなり中国特色ある地方保護主義である。日本会社が「技術秘密保護契約」を書くとき、中国国内の状況をよく把握されていないかも知れない。HFGが早い段階で介入すれば、日本会社に双方と関係を有しない第三都市で仲裁を進め、日本会社の利益をもっとよく保護することができる。
  3. 日本会社と乙会社が締結した「技術秘密保持契約」では、乙会社が違約時の賠償金について規定しなかった。中国で訴訟または仲裁時、通常約定があれば約定に従う原則を取る。約定がない場合、賠償金を如何に確定するかは法廷論争のポイントである。そのため、HFGが早めに介入すれば、日本会社に契約の中で賠償金を明確にするようおすすめする。

HFGの対策

利点であれ不利点であれ、日本会社がもっている特許書と契約書はもはや変えることができない。案件全体の状況から、日本会社の利益をもっとよく保護するため、HFGは中国乙会社について深く研究した。

HFGは乙会社が上場企業であることを了解し、また近年経営が順調で、現在証券市場の変更を図っている。また乙会社は複数の検証設備とテスト剤箱を生産していて、日本会社の検証テスト剤箱を侵害したのも乙会社の多くの製品の中の一つに過ぎないかも知れない。

上述のような情報から、HFG弁護士チームは乙会社は現在証券市場の変更の準備をしているため、ちょうど敏感期であると分析した。もし乙会社が特許権侵害や契約侵害の訴訟または仲裁になると、中国の法律によれば、乙会社は必ず公にこの状況を披露しなければならない。HFGが把握した日本会社と乙会社の状況からは、乙会社が違約した可能性は大きい。このような案件情報が一旦披露されたら、賠償金がいくらであっても、法律違約状況に関わると、投資商や多くの株主の会社に対する自信を失ってしまい、引いては乙会社の証券市場の変換にも影響を与える。ほかに、乙会社が複数のテスト剤箱を生産するため、日本会社の権利を侵害する検証テスト剤箱も乙会社の販売重点でないかも知れない。また乙会社が生産する検証設備と検証テスト剤箱は、中国国内で高級病院、すなわち三級甲レベル病院で非常に膨大な市場と販売量を有する。日本会社の特許も複数の抗体により病気を検証する用途を有する。そのため、病院は最終の抗体を利用して病気を検証する利用者であるため、また乙会社の重用なクライアントであるため、乙会社と病院を共同被告としたら、異地訴訟になりり乙会社所在地での仲裁ではない。これは乙会社の地方保護を回避できるだけでなく、病院の乙会社の製品に対し疑わせることができ、双方の協力に影響し、乙会社の販売量を低減する。

相応な対策を制定した後、案件は実際の実施段階に入った。弁護士が紛争を解決するとき「訴訟前に証拠の収集が先行する」。調査、証拠収集はHFGの得意分野である。日本会社はHFGに訴訟前の書く準備を依頼した。HFGはまず乙会社の相関テスト剤箱の販売状況、販売地を調査し、また相関テスト剤箱を購入し、そのとき、公証員を通じて公証した。次にHFGは購買した乙会社のテスト剤箱を裁判所が認める鑑定機関におくり鑑定を行い、乙会社のテスト剤箱に日本会社の抗体を使用していることを確定した。このような証拠の収集作業を行った後、HFGは充分な証拠と理由で、日本会社を代表して「侵害停止請求弁護士書簡」を書き乙会社に送り、乙会社に正式な訴訟または仲裁を起こした。

そのため、このような状況に対して、乙会社は主動的に和解な方法を取り、長くなる紛争解決過程及びこれに伴う会社の証券市場変換のマイナス影響を回避する可能性がある。言い換えれば、日本会社の合法権益を保護するため、HFGは日本会社を代表し、契約違反と特許権侵害を理由に乙会社を訴えて、乙会社の訴訟または仲裁に巻き込まれて証券市場の変換に影響を与えたくない心理を利用して、乙会社を日本会社と商談するよう迫り、よって侵害品販売の停止、日本会社に対する合理的賠償を求めることができ、日本会社のために、競争を回避し、市場占有率を拡大し、先進的地位に立つ目的を維持することができる。