與美國專利法相同,台灣專利制度亦容許專利申請人以「手段功能」(means-plus-function)用語或「步驟功能」(step-plus-function)用語方式撰寫申請專利範圍。2004年7月1日修正施行之台灣專利法施行細則第18條第8項規定:「複數技術特徵組合之發明,其申請專利範圍之技術特徵,得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時,應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍」,此規定亦為2012年11月9日修正發布、2013年1月1日施行之專利法施行細則第19條第4項所沿用。

基於前述專利法施行細則規定,在台灣專利訴訟實務中即產生下述法律爭議:對於以「手段功能」用語或「步驟功能」用語撰寫申請專利範圍之專利,若其專利說明書中未能找到對應的結構、材料或動作,是否即能認為該專利不符專利法第26條有關「發明說明應明確且充分揭露,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實施」之「明確性」要件,而將該專利予以撤銷。對此,智慧財產法院歷來判決有不同見解。

 智慧財產法院於2010年1月作成之98年民專上字第19號民事判決(2010年1月),即採肯定說。此案系爭專利申請專利範圍第6項屬電腦軟體之發明,係以手段功能用語之方式撰寫,智慧財產法院以其專利說明書中未見記載對應的結構、材料或動作,而認該請求項不符明確性要件;雖經最高法院以100年度台上字第480號判決將上開判決廢棄發回更審,智慧財產法院仍於2011年10月作成100年民專上更(一)字第5號判決維持原見解。本案旋再經最高法院以101年度台上字第1673號判決發回更審,但智慧財產法院在2013年6月之101年度民專上更(二)字第5號判決再度以相同理由認定系爭專利申請專利範圍第6項欠缺明確性。

另一方面,智慧財產法院於2013年1月作成之101年度行專訴字第28號行政判決,對於上開法律問題則持否定立場。原告以系爭專利請求項係以手段功能用語撰寫,但專利說明書中找不到對應的結構、材料或動作之記載為由,提起舉發主張系爭專利不具明確性。智慧財產法院於判決中表示:專利法施行細則第18條第8項雖規定,於解釋以手段、步驟功能用語撰寫之申請專利範圍時,應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍,但並非要求說明書中一定要敘述該功能之結構、材料或動作及其均等範圍等,始符合專利法有關明確及揭露要件之規定,仍應視其記載對所屬技術領域中之通常知識者而言是否明確而定。此見解為最高行政法院於2013年6月作成之102年度判字第355號判決所維持。

然而,智慧財產法院在2015年1月之103年度行專訴字第70號判決中,對於上開法律問題,又採取肯定說之立場,認為系爭專利申請案之請求項係以手段功能用語方式撰寫,而其說明書未記載對應於該功能之結構、材料或動作,導致請求項不明確。本案經專利申請人上訴後,最高行政法院於2016年3月作成105年度判字第149號判決,將原判決廢棄。

最高行政法院在上述105年度判字第149號判決中,首先揭示「專利法對於不予專利之理由係採列舉式規定,故不能以專利法施行細則或專利審查基準之規定率為不予專利之審定」之原則,並詳述對於上開法律問題採取否定立場之理由如下:

現行專利法施行細則第19條第4項僅係規定「若需解釋」手段或步驟功能用語時,應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍,並未規範專利於撰寫時,必須要在說明書中進一步描述達成該功能之對應結構或動作,亦無規定若未於說明中敘述對應於該手段功能用語之結構材料或動作,即不符合專利法規定之明確性要求。是以施行細則第19條第4項所要補充或連結之法律係申請專利範圍之解釋(專利法第58條第4、5項參照),僅係在劃定申請專利範圍之邊界而已,並非關於明確性要求之規定。是否符合明確性要求,應從手段功能用語規範目的及專利法對於明確性判斷準則觀察。

由前述各判決歷程觀之,最高行政法院對於此項法律問題似已有採取否定說之結論,亦即以手段功能用語撰寫請求項時,不能逕依專利法施行細則規定,僅因其說明書中未記載對應的結構、材料或動作,即認其不符明確性要件。智慧財產法院是否因此統一見解,有待觀察。