La Sezione Specializzata in materia di Impresa “A” del Tribunale di Milano (con la sentenza n. 5044/2015) ha recentemente dichiarato la decadenza parziale per non uso del marchio italiano “Zefiro” di titolarità di Gruppo Coin S.p.A., in accoglimento della relativa domanda proposta da Louis Vuitton Malletier (peraltro, recente destinataria di un’altra sentenza del Tribunale dell’Unione Europea in materia di marchi, di cui si è parlato qui).

Nell’introdurre il giudizio, la celebre casa di moda parigina esponeva di aver da poco lanciato sul mercato europeo un prodotto di valigeria da viaggio chiamato “Zephyr” e di essere interessata ad una sua imminente commercializzazione anche in Italia. A tal fine, dopo aver compiuto una ricerca volta a valutare la possibilità di registrazione della denominazione Zephyr come marchio italiano, Louis Vuitton aveva riscontrato la preesistenza del marchio simile Zefiro, registrato da Coin, tra gli altri, per prodotti appartenenti alla classe 18 dell’accordo di Nizza (“articoli di pelletteria e relative imitazioni non compresi in altre classi”); gli stessi per cui aveva intenzione di registrare il segno.

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Ne era quindi seguita un’ulteriore indagine, al fine di accertare se il marchio Zefiro fosse mai stato impiegato in concreto per contraddistinguere prodotti di pelletteria: avuto prova – dalla consultazione dei cataloghi commerciali Coin e dalle plurime conferme avute dall’organizzazione interna della stessa convenuta – del fatto che Zefiro fosse stato effettivamente adottato unicamente per articoli tessili per la casa, la Maison adiva il Tribunale per ottenere la dichiarazione di decadenza per non uso del marchio in questione limitatamene ai prodotti di cui alla classe 18.

Il Tribunale ambrosiano, ritenendo adeguatamente dimostrato il non uso del marchio contestato nel quinquennio precedente all’inizio del procedimento, ne ha dichiarato la decadenza parziale per i prodotti anzidetti a partire dalla data di inizio del giudizio.

Nello specifico il Collegio ha evidenziato come “la finalità della norma sulla decadenza per non uso stia nell’esigenza di impedire fenomeni di accaparramento di segni in virtù della correlata possibilità di causare in tal modo distorsioni della concorrenza” e che, d’altra parte, “ogni forma di utilizzazione del segno in funzione distintiva, anche pubblicitaria o comunicazionale, è astrattamente idonea ad evitarla”, purché si tratti di uso rivolto al mercato e dunque rilevante da un punto di vista concorrenziale.

In tale contesto – hanno ricordato i Giudici – l’art. 121 del CPI rimette in capo alla parte che impugna il marchio per decadenza l’onere di provare la circostanza negativa del suo mancato utilizzo da parte del titolare con ogni mezzo probatorio. Al riguardo hanno identificato alcune delle prove utili a dimostrare il non uso di un marchio, quali: “le testimonianze di esperti del settore, la verificata assenza del marchio nei cataloghi dell’impresa, nei listini pubblicitari, ovvero negli abituali canali distributivi commerciali delle specifiche tipologie di prodotto”.

Alla luce di queste premesse, il Tribunale ha considerato del tutto idonei i mezzi di prova forniti da parte attrice a tal fine – ossia un dettagliato rapporto di indagine sull’uso esclusivo del marchio Zefiro per prodotti differenti da quelli indicati alla classe 18 e la documentata ammissione della convenuta circa la “pregressa assenza di qualunque recente impiego del marchio per articoli da viaggio o per prodotti in cuoio” – ritenendo sufficientemente provato il non uso del marchio circa i prodotti appartenenti alla classe 18 e dichiarandone di conseguenza la decadenza parziale.

Per ragioni di completezza si tenga peraltro presente che Louis Vuitton aveva anche chiesto che la decadenza parziale del marchio venisse dichiarata sin dalla sua originaria registrazione. Il Collegio, tuttavia, non ha accolto tale richiesta, dal momento che il non uso del marchio è stato dimostrato con prove risalenti al solo quinquennio precedente all’avvio del giudizio in questione.