Con sentenza n. 5732/16 dello scorso 3 maggio, la Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano ha accordato tutela al marchio “Gancini” di Salvatore Ferragamo S.p.A. nei confronti della concorrente DC Brands International Ltd. Di seguito i tre marchi registrati da Ferragamo azionati nel procedimento, i primi due nazionali e il terzo comunitario (e tridimensionale).

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Secondo la prospettazione di Ferragamo accolta dai Giudici, la DC Brands commercializzava in Italia borse della collezione “LYCD” riportanti marchio identico al segno “Gancini”, e ciò faceva vendendo – e consegnando – le borse a un rivenditore italiano nei cui confronti Ferragamo aveva già agito in giudizio (concludendo poi una transazione inclusiva di risarcimento del danno).

In merito alla contraffazione del marchio da parte di DC Brands, i Giudici osservano: “Le borse oggetto del presente giudizio presentano tutte, sulla parte frontale, in corrispondenza della chiusura e a scopo meramente decorativo, un gancio tridimensionale consistente in un’omega rovesciata di dimensione e aspetto complessivo pressoché uguale a quella di Ferragamo, e che non apporta alcuna utilità aggiuntiva al modello nel complesso, mal celando l’intento fraudolento di un richiamo diretto al noto brand di lusso. (…) non può essere trascurata la scelta di DC Brands di accostare il proprio marchio ad una versione palesemente contraffatta del ‘Gancini’ (…).Tale accostamento potrebbe facilmente indurre il consumatore in errore circa la possibilità che le borse appartengano ad una linea o collezione secondaria di Ferragamo, o siano frutto di una collaborazione tra brands; ovvero ancora può ingenerare il convincimento che viga tra le due società un accordo di licenza del marchio: non è sconosciuta l’idea del lancio di linee ‘limited edition’ realizzate mediante la collaborazione di celebri artisti, designer, stilisti con catene quali H&M (si pensi alle collezioni di Cavalli, Jimmy Choo o Versace for H&M)”.

I Giudici rilevano poi che la commercializzazione così posta in essere da DC Brands costituisce altresì concorrenza sleale ai danni di Ferragamo ex art. 2598 c.c.: “i prodotti di DC Brands sono analoghi, sotto il profilo merceologico, a quelli commercializzati da parte attrice; è innegabile che il richiamo al marchio più noto, fedelmente riprodotto dalla convenuta, oltre a concretizzare il pericolo di confusione di cui all’art. 2598 n.1 c.c., apporta al concorrente che lo utilizzi degli immediati quanto indebiti vantaggi, dati dal parassitario sfruttamento della sua notorietà, causando una vanificazione degli investimenti effettuati dall’attrice a protezione del proprio brand”.

La sentenza accerta quindi sia la contraffazione dei marchi attorei, sia la concorrenza sleale confusoria e per agganciamento parassitario posta in essere dalla convenuta ai danni di Ferragamo, e inibisce alla convenuta la continuazione di tali condotte, con fissazione di penale per ogni violazione successiva.

Passando alla liquidazione del danno, i Giudici preliminarmente rigettano la difesa di DC Brand secondo cui esso sarebbe stato già coperto dalla transazione intervenuta tra Ferragamo e la propria distributrice italiana: da un lato, afferma la sentenza, “ogni soggetto coinvolto nella distribuzione del bene risponde a titolo autonomo e indipendente; pertanto, la indicata transazione non ha alcuna rilevanza ai fini della quantificazione delle somme dovute dall’odierna convenuta a titolo di risarcimento del danno”. Dall’altro lato, se anche così non fosse, per beneficiare di quella transazione la convenuta avrebbe dovuto dichiarare espressamente di volerne profittare, come stabilito dall’art. 1304 c.c., cosa che essa non aveva fatto.

La sentenza, conformemente alla richiesta attorea, dispone quindi in favore di Ferragamo la retroversione degli utili realizzati dalla convenuta mediante la commercializzazione delle borse in contestazione, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da diluizione del marchio. A ciò si aggiungono l’ordine di ritiro dal commercio dei prodotti contraffatti, la condanna al risarcimento delle spese di lite e l’ordine di pubblicazione del provvedimento per una volta su Vanity Fair e il Corriere della Sera (a caratteri doppi del normale), nonché per trenta giorni consecutivi sulla home page del sito www.lycd.co.uk.