摘要:

本文针对专利中存在判断步骤的方法专利的侵权判定问题,进行了较为细致的讨论。针对一模拟的案例,列举出各方观点,并结合相同侵权判断方法、等同侵权判断方法对这些观点进行了逐一分析。结合对技术特征构成的认识,作者对该案例进行了技术特征的划分,并在此基础上,阐述了作者对该案例以及该案例衍生情况的观点。

Abstract

This article discusses the infringement judgment of method patent which has at least one judging step. For a simulation case, several views are listed and analyzed according to judging method of same infringement and equivalent infringement. Based on the understanding about the constitution of technical characteristics, the author elaborates his view for the simulation case and other cases deriving from the simulation case, according to the characteristics division for this simulation case made by the author.

关键词:技术特征 判断 相同侵权 等同侵权

引言:

专利侵权判定问题一直以来是专利保护中的热点问题,针对该问题,专利从业者进行了诸多讨论。本文,将目光聚集到专利中的方法专利,针对方法专利中存在判断步骤的情况,就专利侵权问题结合一模拟案例加以讨论。

一、案例:

我们首先来看一下本文所讨论的模拟案例。

该案例十分简单,专利权为一方法,具体包括步骤A、B、C、D。其中,步 骤B为一个判断步骤,具体为:判断是否满足条件甲,如果“是”则执行步骤C,对于“否则”的情况,在该权利要求中并没有加以明确。专利权人发现一竞争对手在使用一类似方法(后文对于涉嫌侵权的方法均称为目标方法),该目标方法包括A、B、X、C、D这五个步骤,其中,A、C、D和本发明的A、C、D完全一致,只不过,目标方法在步骤B的判断为“是”的情况下,并不直接执行步骤C,而是进一步执行步骤X的判断,在步骤X的判断结果为“是”的情况下,再去执行步骤C。那么,这个目标方法是否侵权呢?对此案例,存在以下观点。

二、观点:

(一)、观点一:

观点一认为目标方法并不侵权,主要理由为:在专利权中,只要步骤B的判断结果为“是”,就去执行步骤C;而在目标方法中,在步骤B的判断结果为“是”的情况下,不一定执行步骤C;例如,在步骤X的判断结果为“否”的情况,并不执行步骤C。由于在目标方法中,在步骤B的判断结果为“是”的情况下,并不一定执行步骤C,因此,这和专利权中步骤B的判断结果为“是”的情况下执行步骤C,是不一样的技术特征。基于此,目标方法的方案和专利权的方案是两个不同的方案,目标方法并不侵权。

(二)、观点二:

观点二认为目标方法侵权,主要理由为:基于专利侵权判定中的全面覆盖原则,在目标方法中存在步骤A、B、X、C、D这五个步骤,这五个步骤中包含了专利权的A、B、C、D四个步骤。基于全面覆盖原则,目标方法落入权利要求的保护范围中,构成侵权。

(三)、观点三:

观点三也认为目标方法侵权,主要理由为:权利要求中的步骤B和步骤C的表述属于一上位概念,而目标方法的步骤B、步骤X和步骤C属于该上位概念的下位概念,因此,目标方法构成侵权。

上述几个观点貌似都有道理,但针对同样的事实,怎么会得出两个相反的结论呢?这需要我们进行分析.

三、笔者的分析

在进行侵权判定的分析之前,我们首先有必要明确专利侵权的判定方法。在北京市高级人民法院发布的《专利侵权判定指南》[1](后文称“《指南》”)中,对发明、实用新型专利权的侵权判定,具体明确了相同侵权和等同侵权两种判定方法。本文以这两种方法对上述案例进行分析。

(一)、基于相同侵权对本案的分析

1、相同侵权的相关规定

在《指南》第35条中指出:相同侵权,即文字含义上的侵权,是指被诉侵权技术方案包含了与权利要求记载的全部技术特征相同的对应技术特征。这可以理解为是对相同侵权的一般性定义。

 在《指南》第36条中指出:当权利要求中记载的技术特征采用上位概念特征,而被诉侵权技术方案的相应技术特征采用的是相应的下位概念特征时,则被诉侵权技术方案落入专利权保护范围。

在《指南》第37条中指出:被诉侵权技术方案在包含了权利要求中的全部

技术特征的基础上,又增加了新的技术特征的,仍然落入专利权保护范围。

第36、37条是对相同侵权的进一步细化的规定,我们可以将这两条简单理解为是下位概念构成对上位概念的侵权、增加新技术特征的方案构成对原有方案的侵权。

2、结合相同侵权对观点二的分析

结合之前的介绍可以发现,观点二就是基于相同侵权得出目标方法侵权的结论。具体而言,观点二认为目标方法在专利权方法的基础上新增加了一个技术特征(判断X),但其仍然落入专利权的保护范围中。观点二依据《指南》第37条,其结论似乎毫无争议,但事实确实如此吗?其实并不尽然。

分析观点二的问题所在,笔者认为我们应该注意侵权判定过程中的比对对

象。

(1)技术特征

在《指南》中明确规定,应该采用技术特征比对的方法来进行侵权判定,在第30条进一步明确,判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征,并以权利要求中记载的全部技术特征与被诉侵权技术方案所对应的全部技术特征逐一进行比较。由此可见,侵权判定过程中的比对对象应该是技术特征。

那么,什么是技术特征呢?在《指南》第5条中指出,技术特征是指在权利要求所限定的技术方案中,能够相对独立地执行一定的技术功能、并能产生相对独立的技术效果的最小技术单元或者单元组合。

由此可见,技术特征应该是能够独立执行且产生独立技术效果的单元或组合。这几个独立是我们要加以重视的内容。

(2)观点二的问题所在

在对技术特征的定义加以明确后,再去分析观点二,就能发现其中的问题了。

在观点二中,是把权利要求保护方案中的A、B、C、D四个步骤拆分开来作为4个技术特征。以此为基础,观点二认为目标方法相对于权利要求增加了一个新的特征X,由此落入专利权的保护范围中。但笔者认为,观点二中这样的技术特征划分方式是有问题的。具体而言,笔者认为,不能以人为的形式化的步骤划分作为技术特征的划分依据,而是应该结合基本的逻辑要求以及实际的技术内容来划分技术特征,并以这样划分出的技术特征作为侵权判断中的比较对象。

例如,在本案中,我们就应该注意到:从基本的逻辑来讲,“判断”应该包括判断本身以及判断所对应执行的动作,这样才是一个完整的“判断”,才能满足执行相应功能、达到相应技术效果这一技术特征的最低要求。那么,在本案中,权利要求中的判断步骤B和执行步骤C应该作为一个整体,被视作一个技术特征。相应的,目标方法中也应该按照同样的方式进行技术特征的划分,只不过,在目标方法中存在“判断”的嵌套而已。在目标方法中,判断步骤X和其对应的执行步骤C应该作为一个整体,而该整体是步骤B所对应的执行动作,该执行动作应该和步骤B一起构成一个技术特征。也就是说,目标方法中所包括的技术特征是:特征一:步骤A,特征二:步骤D,以及特征三:步骤B、步骤X和步骤C。进行这样的技术特征划分后,我们就能发现,目标方法并不是相对于权利要求增加了技术特征的方案,而是一个将权利要求的技术特征“步骤B和C”修改为“步骤B、X、C”的方案。由于目标方法并没有包含权利要求的所有技术特征,因此,目标方法并不构成等同侵权。观点二并不成立。

3、结合相同侵权对观点三的分析

回顾观点三我们会发现,观点三不再以目标方法是在专利权的基础上增加特征为由确定目标方法侵权,而是以特征间的上下位关系来说明目标方法侵权。持这一观点的人认为本发明的多个方案和判断相关,具体包括:

方案一、该方案中,仅进行步骤B的判断,之后执行步骤C;

方案二、该方案中,进行步骤B的判断再进行步骤Y的判断,然后执行步骤C;

方案三、该方案中,进行步骤B的判断再进行步骤Z的判断,然后执行步骤C;

而这些方案的在“判断”上的共性都是要“进行步骤B的判断”,因此上位得到“进行步骤B的判断,再执行步骤C”这一所谓的上位概念。持观点三的人认为这

样的上位是能够包括如上的各个具体技术方案的。

但“进行步骤B的判断,再执行步骤C”确实是一个上位么,确实能够概括如上各个具体方案么?答案是否定的。

分析独立权利要求我们会发现,“进行步骤B,然后执行步骤C”这一所谓的上位概念所对应的方案应该是:如果满足步骤B的判断条件,则执行步骤C,不满足则不执行步骤C(对于判断条件为“不满足”的情况,由于权利要求没有限定,因此,可以进行最大化的解释,但由于已经限定了满足判断条件的情况下执行步骤C,而且判断的不同分支的执行内容又必然不同,因此,在最大化解释的情况下,解释出的内容为“不满足则不执行步骤C”)。

对于方案一而言,其在上述“上位”概括范围内没有问题。方案一对应的方案确实为满足步骤B的判断条件,执行步骤C,不满足则不执行步骤C。实质上来说,所谓的上位概念对应的就是这个方案一。

但方案二和方案三就不再上述上位概念的概括范围内了。方案二对应的方案是:

满足步骤B的判断条件、以及满足步骤Y的判断条件,则执行步骤C;

满足步骤B的判断条件但不满足步骤Y 的判断条件,不执行步骤C;

不满足步骤B的判断条件,则不执行步骤C。

从方案二的三种情况可见,在满足步骤B判断条件的情况下,存在不执行步骤C的情况,而这和上位概括中满足步骤B即执行步骤C的情况是相悖的,因此,从上位概念的角度来说,独立权利要求中的上位概念是无法包括方案二的某一分支方案的,方案二并不是独立权利要求上位概念的下位方案。对于方案三也同样如此,在此不再赘述。

由上述分析我们可以知道,我们不能表象的看各个技术方案都存在步骤B的判断,就认为各个技术方案都存在步骤B的判断这一共性的技术特征,而是应该全面分析文字表述背后所实际对应的技术内容,这样就能发现所谓上位概念并不能完全概括各个下位的技术方案。由于上下位关系不成立,因此,基于此所得出的目标方法构成相同侵权的结论也就无法成立了。回顾观点一我们可以发现,这其实也是观点一的观点。

至此,我们利用相同侵权对该案例进行分析,得出了目标方法不侵权的结论。那么是否就可以据此得出目标方法不侵权的结论了呢?解答该问题之前,我们先来看一下一些人对这一可能结论的质疑。

4、对不侵权结论的质疑

有人提出:如果目标方法不侵权,那么,对于存在判断的专利方法而言,似乎就是很容易绕开的了。只要方法的使用者能够证明其在相关的判断步骤之后, 还存在一个新的判断步骤,那么按照之前的结论就能够得出不侵权的结论。而对于技术的实际实现而言,增加新的判断步骤是十分容易的,技术人员完全可以增加例如“终端是否开机”等常规的判断,而增加这样的判断是不需要付出创造性劳动的,方法的使用者所使用的其实就是专利权人的技术方案,如果判定其不侵权,岂不是很不公平了么?

还好,在专利侵权判定中,我们还有等同侵权可以使用。

(二)结合等同侵权对本案的分析

1、等同侵权

在《指南》第42条中指出,等同侵权,是指被诉侵权技术方案有一个或者一个以上技术特征与权利要求中的相应技术特征从字面上看不相同,但是属于等同特征,应当认定被诉侵权技术方案落入专利权保护范围。 在第43条中指出,等同特征,是指与权利要求所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且所属技术领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到的技术特征。 在第44、45、46条中,则进一步明确了基本相同的手段、基本相同的功能和基本相同的效果:

基本相同的手段,一般是指在被诉侵权行为发生日前专利所属技术领域惯常替换的技术特征以及工作原理基本相同的技术特征。基本相同的功能,是指被诉侵权技术方案中的替换手段所起的作用与权利要求对应技术特征在专利技术方案中所起的作用基本上是相同的。基本相同的效果,一般是指被诉侵权技术方案中的替换手段所达到的效果与权利要求对应技术特征的技术效果无实质性差异。

2、结合等同侵权对本案的分析

结合等同侵权的上述规定,我们可以做如下的分析。

我们仍然以权利要求中的“步骤B和步骤C”作为一个技术特征、目标方法中的“步骤B、判断X和步骤C”作为一个技术特征,来进行等同侵权方面的分析。

如果目标方法中所增加的判断X,是一个常规的判断步骤,例如,是否开机的判断,那么,对于步骤B、X、C来说,其对于步骤B、C的改变仅仅是一种惯常的替换,其整体的工作原理没有较步骤B、C发生改变,步骤B、X、C相对于步骤B、C来说属于本领域技术人员无需付出创造性劳动就能想到的技术特征,因此,步骤B、X、C属于步骤B、C的等同特征。在目标方法中的步骤A、D与专利中的步骤A、D相同的情况下,可以以同等侵权的判定方式得出目标方法构成对专利权的侵权。

但是,如果目标方法中所新增加的判断X是一个存在新的价值、新的贡献所在的判断,那么,步骤B、X、C就是本领域技术人员需要付出创造性劳动才能想到的技术特征。由此,步骤B、X、C不再是步骤B、C的等同特征,目标方法就不再构成等同侵权。在相同侵权、等同侵权都不成立的情况下,目标方法自然也就不侵权了。

三、笔者的观点及对衍生情况的分析

(一)、观点:

笔者的观点在之前的分析过程中已有阐述,为清晰起见,笔者在此总结如下:

笔者认为,在侵权判定过程中,对于技术特征的划分是会直接影响到最终侵权判定结论的重要因素。对于技术特征的划分,我们不能仅仅依据形式上步骤的 划分,而是应该从基本的逻辑要求、技术方案的实际内容出发来进行技术特征的划分,基于此,才能得出正确的侵权判断结论。例如,在本案中,我们就不能依据形式上的划分,将判断(步骤B)和判断的执行动作(步骤C)划分为两个特征,而是应该将二者作为一个技术特征来进行侵权判断的特征比对。

基于上述观点,笔者对于本案的结论为:对于目标方法中在判断本身和判断对应的执行动作之间新增加的判断,我们要分清该判断的性质,如果是一个体现发明人贡献的判断,那么,目标方法并不构成专利侵权;如果目标方法中新增加的判断是一个常规的判断,则可以基于等同原则,判断目标方法构成等同侵权。

(二)、针对本案衍生情况的分析

本案的情况为权利要求为步骤A、B、C、D(步骤B为判断步骤),目标方法为步骤A、B、X、C、D(步骤B、步骤X为判断步骤)。本案中还有进一步衍生的情况可以讨论,笔者进一步分析如下:

1、衍生情况一:

目标方法调整为包括:步骤A、X、B、C、D(步骤X、步骤B均为判断步

骤)。

针对这一情况,按照之前的分析可以发现:判断X应该和其对应的执行动作作为一个整体被视为一个技术特征,而作为判断X的执行动作,判断B和执行动作C又由于B是一个判断动作也应被作为一个整体,因此,步骤X、B、C应被整体划分为一个技术特征,与权利要求中的步骤B、C进行比对。如果步骤X、B、C构成步骤B、C的等同特征,即,判断X是一个常规的判断,则目标 方法构成等同侵权,反之,则目标方法不侵权。

2、衍生情况二:

目标方法为步骤A、B、Z、C、D(步骤Z并非是判断动作)。

针对这种情况,笔者认为,我们不能因为在判断步骤B之后执行步骤Z、C,就将步骤Z与步骤B和步骤C整体作为一个技术特征。我们应该分析步骤Z和步骤C之间是否具有不可分割的联系,存在这种联系,步骤Z和C才能整体作为步骤B的执行动作,步骤B、Z、C才应该作为一个技术特征;但如果并不存在这种联系,仍然应该将步骤B和C作为一个技术特征,而将步骤Z作为另一个技术特征。我们不能因为在步骤B的表述中出现了“如果是,则执行步骤Z”这样的字样,就认为步骤Z也应该被视为是步骤B、C这一判断组合中的一部分;也不能因为步骤B和步骤C之间间隔了一个步骤Z,就认为步骤B和C不能再构成是一个技术特征。我们要从实际技术出发,去分析到底哪个步骤是和判断实质上对应的步骤,或者说,执行判断到底是为了决定执行哪个步骤。搞清了这一点,我们就能正确确定到底是谁是和判断动作作为一个整体的步骤,并将该步骤和判断步骤划分为一个特征,而不再拘泥于文字上的表述。

在衍生情况二中,如果步骤B的判断实质上是为了确定是否执行步骤C,那么,目标方法的技术特征划分应该为:特征一:步骤A;特征二:步骤D;特征三:步骤Z;特征四:步骤B和C。我们可以基于这样的特征划分进行技术特征的比对,从而得出目标方法是否侵权的结论。

四、质疑和分析

针对笔者的观点,还存在一些质疑。

1、质疑一:侵权与否和是否有贡献无关。

提出该质疑的人认为:不应以新增特征是否为有贡献的特征作为侵权与否的 判断标准,有无贡献是判断专利申请是否有新颖性或创造性时需要考虑的内容,并不是侵权判断过程中需要考虑的内容。

笔者认为,上述质疑对于本案所针对的等同侵权判断过程并不成立。

从笔者对本案的分析可以看出,笔者并不是在相同侵权的判断过程中,以目标方法是否对权利要求的方案做出了贡献来判断目标方法是否侵权,而是在等同侵权的判断过程中,以相应特征是否为存在新贡献的技术特征为依据来判断等同特征是否成立的。这样进行判断的依据在于《指南》中就等同特征的相关规定,即,等同特征应该是“所属技术领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到的技术特征”。在本案中,特征有无贡献的判断所针对的是特征是否为等同特征,并非是针对方案是否构成相同侵权。质疑一对于等同侵权判断过程来说并不能成立。

2、质疑二:以组合的方式进行技术特征划分难以操作。

质疑二认为:如果步骤B和C不能被拆分,那么,是否步骤D作为判断步骤B后续的执行动作,也不应和B、C拆分开来呢?如果是,步骤B、C、D也应被作为一个技术特征来看待,这样的话,当在目标方法的步骤C和D中间增加一个执行步骤E时,所形成的方案A、B、C、E、D按照笔者的观点也应该是不构成相同侵权的才对,但很显然,这个方案是构成相同侵权的啊。因此,质疑二认为以组合的方式进行技术特征划分是难以操作的,甚至是会得出错误的侵权判断结论的。

笔者认为,质疑二并没有严格的按照《指南》对于技术特征的定义来进行技术特征的划分。结合《指南》第5条的内容,技术特征是“最小”技术单元或单元组合,“最小”的存在,决定了在已经实现了一定技术功能的单元组合的基础上,再添加新的技术单元,就不再是“最小”的单元组合了。落实到本案中,在步骤B和C已经实现技术功能的情况下,他们两个作为最小单元组合已经构成了技术特征,而增加了步骤D的技术单元组合由于不再是“最小”组合,所构成的就不是一个技术特征了。对于方案A、B、C、E、D来说,B、C是不能拆分的一个特征,D是另一个特征,而E是增加到这两个特征中间的新的特征,所形成的方案构成对A、B、C、D的相同侵权,这和我们常规的认识是一致的。由此,质疑二并不成立。

结语:

通过上述分析笔者感受到,在专利侵权判断中,技术特征的划分是十分重要的一环。在技术特征的划分过程中,我们一方面要重视相关法条的严谨适用,更要高度重视技术的实际情况。对于技术特征所应包括的技术单元,我们有必要按照《指南》对于“技术特征”的要求来加以确定;而在技术特征划分的过程中,则要结合技术的实际情况,确定单元间是否具有不可分割的关系,并基于此完成技术特征的划分。而在专利侵权的判断过程中,我们应该结合相同侵权、等同侵权两种类型,对目标方法是否构成侵权进行全面的分析,避免遗漏某种侵权类型。

以上为笔者的一些个人观点,难免有不妥之处,还请读者批评指正。