In esito ad un procedimento cautelare promosso da Barilla contro una società italiana operante nel settore tessile, volto ad inibire la produzione e la commercializzazione di cuscini riproducenti il nome e la forma di alcuni tra i suoi più celebri biscotti, il Tribunale di Milano, con ordinanza dello scorso 21 settembre, ha (sommariamente) riconosciuto sia la contraffazione di marchio denominativo che la concorrenza sleale di natura parassitaria, disponendo inibitoria nei termini descritti più sotto.

A fondamento delle proprie richieste, Barilla aveva azionato sia i marchi denominativi registrati “Pan di Stelle”, “Galletti”, “Rigoli”, “Batticuori”, “Mooncake”, “Gocciole”, “Baiocchi”, “Abbracci”, Ringo”, “Mulino Bianco Crostatina”, sia marchi di forma non registrati relativi agli omonimi prodotti, sostenendo che tutti godessero di rinomanza presso il pubblico tale da conferire loro una tutela extra-merceologica, e lamentando che la commercializzazione da parte della resistente di cuscini dalla forma e dal nome identici a quella dei noti biscotti costituisse ad un tempo contraffazione di marchio e attività concorrenzialmente sleale.

La società resistente (che in epoca antecedente al giudizio aveva invano richiesto a Barilla la concessione di licenza) si era difesa obiettando che le forme riprodotte fossero quelle di biscotti comuni nell’industria dolciaria, reperibili sotto molteplici marchi; che, quanto ai marchi denominativi, essi avessero perso capacità distintiva, essendo divenuti nel commercio denominazione generica dei relativi prodotti; e che in ogni caso i marchi azionati dalla ricorrente non godessero di notorietà tale da poter inibire la commercializzazione di prodotti di diversa natura, quali i propri cuscini. Aveva, inoltre, osservato che la ricorrente aveva tollerato la commercializzazione dei prodotti contestati sin dal 2013.

Come sopra anticipato, il Tribunale di Milano ha anzitutto sommariamente riconosciuto la contraffazione dei marchi denominativi Barilla, osservando che i nomi con cui i cuscini della resistente erano commercializzati – pur trasformati in “Pandistelloso”, “Gallettoso”, “Rigoloso”, “Batticuoroso”, etc. in seguito all’intervenuta diffida di Barilla –costituivano “mere declinazioni” dei marchi della ricorrente e che la loro vendita era avvenuta in assenza di autorizzazione alcuna, ma, anzi, nella consapevolezza del rifiuto di Barilla alla concessione della licenza. Il Giudice delegato ha negato qualsiasi perdita di capacità distintiva dei marchi in questione e riconosciuto loro, anzi, un grado di rinomanza, “tenuto conto della quota di mercato detenuta, della estensione geografica, della durata del loro uso e dell’entità degli investimenti realizzati”, tale da estenderne la tutela anche contro prodotti non affini. Il Giudice ha poi ritenuto sussistere anche la fattispecie di concorrenza sleale parassitaria, essendo a suo parere indubbio che la resistente abbia “… tratto un indebito vantaggio dalla rinomanza dei marchi e dall’indebito agganciamento ai prodotti provenienti dalla Barilla, imitati in tutte le forme “arbitrarie” e “capricciose” (…) generando anche un rischio di confusione sulla provenienza dei beni prodotti dalla resistente”. Tali valutazioni secondo il Giudice hanno reso superfluo, ai fini dell’inibitoria cautelare, l’esame della contraffazione dei marchi di forma non registrati.

Quanto al periculum necessario alla concessione di misura cautelare, il Giudice ha stabilito che “la (dimostrata) attualità della commercializzazione dei segni in contraffazione dei diritti esclusivi della titolare alla data di proposizione del giudizio – e nel caso in esame anche successivamente – fosse circostanza idonea a determinare la sussistenza” di un rischio di danno nei confronti della stessa. L’eccezione sollevata dalla resistente circa la presunta tolleranza da parte di Barilla verso tale commercializzazione è, infatti, stata considerata “smentita dalla diffida e dal rifiuto manifestato dalla ricorrente alla concessione della licenza”. Allo stesso modo non è apparsa rilevante “la condotta iniziale tenuta dalla ricorrente quando erano in corso delle trattative tra le parti”.

Alla luce di tutto quanto sopra, il Tribunale milanese ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso di Barilla e ha quindi inibito la resistente dal commercializzare i propri prodotti in abbinamento con i segni denominativi registrati da Barilla o con segni che comunque evochino gli stessi, fissando una penale (pari a 100 euro) per ogni sua eventuale violazione.

Il provvedimento, naturalmente, è soggetto a reclamo e, avendo natura cautelare, potrebbe essere reso inefficace da una sentenza di merito che giunga a conclusioni diverse.