Con le sentenze T-423/12, T-183/13 e T-184/13, in data 5 maggio 2015, il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato l’oggettivo rischio di confusione dei due segni in conflitto precedentemente rilevato dall’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (UAMI).

La vicenda parte nel 2004, quando Skype ha depositato le domande di registrazione del marchio comunitario denominativo e figurativo “skype” per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42. Avverso tali richieste di registrazione si è successivamente opposta Sky Ip International Ltd (all’epoca Sky Broadcasting Group) lamentando il rischio di confusione dei segni “skype” con il proprio marchio comunitario già registrato per i medesimi prodotti e servizi.

Nel 2012 e nel 2013 l’UAMI ha accolto le opposizioni presentate da Sky, ravvisando il rischio di confusione dei segni in conflitto dovuto ad una sostanziale somiglianza fonetica, visiva e concettuale, nonché all’assenza di condizioni per ridurre tale rischio.

I ricorsi di annullamento proposti dal richiedente avverso le decisioni della quarta commissione dell’UAMI sono stati respinti dal Tribunale che ha dunque negato la registrazione del marchio denominativo e figurativo “skype”.

I giudici comunitari si sono ispirati alla decisione dell’UAMI ribadendo che, per quanto concerne il piano fonetico, la pronuncia della parola “skype” non differisce molto dalla pronuncia del termine “sky” poiché la pronuncia della vocale “y”, particolarmente totalizzante in entrambe i casi, non risulta più breve nel termine “skype” rispetto al termine “sky”.

Con riferimento al piano visivo la somiglianza deriverebbe, secondo il Tribunale, dal fatto che le tre lettere “sky” siano presenti nel termine “skype”, pertanto la parola “sky” resta chiaramente identificabile nel termine “skype” nonostante quest’ultimo sia un’unica parola.

Inoltre, la nuvoletta disegnata intorno al segno denominativo non fa altro che porre in risalto quest’ultimo, essendo il segno figurativo percepito come semplice bordo dell’elemento verbale.

Piuttosto, come si legge nel comunicato 50/15 pubblicato ieri dal Tribunale, la nuvola, come tipico elemento del cielo, rafforza nella percezione dei consumatori la possibilità di identificare e associare il termine “skype” al vocabolo inglese “sky”, che significa appunto cielo, confermando, in tal modo, la somiglianza sul piano concettuale.

Da ultimo, il Tribunale ha anche respinto il cd. “secondary meaning”  posto a fondamento del proprio appello da parte di Skype. Difatti, nonostante il segno “skype” abbia acquisito nel pubblico di riferimento un carattere distintivo forte, capace di identificare i servizi di telecomunicazione forniti dalla omonima società, “skype” rappresenta in ogni caso un termine generico e, dunque, solamente descrittivo di tali servizi.

Skype avrà comunque la possibilità di impugnare le sentenze del Tribunale per le sole questioni di diritto innanzi alla Corte di Giustizia entro due mesi dalla loro notifica.