Con sentenza n. 5844/16 dello scorso 10 maggio, la Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano ha accordato tutela al marchio figurativo rappresentante il noto “Arbre Magique”, di titolarità di Julius Samann Ltd (“JSL”). Quest’ultimo è stato considerato contraffatto dal marchio “Forest Fresh” della concorrente Siscar Spólka z o.o. Spólka Komandytowa (“Siscar”), utilizzato per prodotti identici.

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Nella decisione in commento, i Giudici rilevano in primo luogo che la convenuta Siscar non aveva contestato l’allegazione attorea secondo cui il marchio JSL avrebbe forte carattere distintivo e sarebbe rinomato in Italia. Di conseguenza, la validità e la contraffazione del marchio Siscar vengono valutate sulla base della normativa che tutela i marchi rinomati, e che non richiede che la somiglianza tra i marchi generi confusione presso il pubblico, ma richiede esclusivamente che:

  1. i marchi siano simili;
  2. l’uso del marchio successivo senza giustificato motivo tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore, ovvero rechi pregiudizio agli stessi.

Quanto al primo requisito, i Giudici accertano la somiglianza tra i marchi alla luce delle seguenti considerazioni:

  1. sotto il profilo visivo, in entrambi i casi si ha la stilizzazione della forma di un albero, l’elemento denominativo è inserito in bianco in centro e in obliquo (ascendente da sinistra a destra), e la fragranza – peraltro corrispondente a seconda del colore – è scritta nel fusto;
  2. sotto il profilo concettuale, i marchi sono identici, trattandosi in entrambi i casi di alberi stilizzati;
  3. sotto il profilo fonetico, essendo marchi figurativi la loro trasmissione orale può avvenire solo attraverso la relativa descrizione, che è identica: “albero deodorante”.

In conseguenza di quanto precede, i Giudici concludono che “i due marchi sono suscettibili di essere percepiti dall’osservatore – nella loro impressione complessiva e d’insieme – come somiglianti, tanto più in ragione del fatto che detta ‘impressione’ si basa su un ricordo (di un marchio rinomato, quindi ben impresso nella mente del consumatore, qual è quello di JSL), in ragione del quale il consumatore tiene conto certamente più degli elementi di somiglianza che di quelli di differenziazione”. “Del resto, è principio pacifico in giurisprudenza che ai marchi dotati di un’elevata forza distintiva – quali indubbiamente sono i Marchi JSL – si deve riconoscere una tutela caratterizzata da una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi ‘deboli’, dovendo ritenersi illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l’identità sostanziale del nucleo individualizzante”.

Vista la notorietà e la diffusione sul mercato italiano del marchio JSL, i Giudici ritengono poi sussistere anche il secondo requisito summenzionato, “ovvero l’indebito vantaggio (con correlato potenziale pregiudizio delle attrici) che Siscar può trarre dalla commercializzazione di prodotti contraddistinti da un marchio del tutto simile, stante la facile associazione e la totale sovrapposizione concettuale che il consumatore sarà portato a fare nelle proprie scelte d’acquisto, trattandosi di prodotti del tutto identici, che si avvalgono dei medesimi canali distributivi e che rispondono ad esigenze coincidenti dei consumatori”.

Alla luce di quanto precede, il marchio della convenuta viene dichiarato nullo e contraffattorio del marchio JSL.

Il Tribunale rileva peraltro che a medesima conclusione si arriva anche non applicando la speciale tutela prevista per i marchi rinomati: la compresenza sul mercato dei marchi in questione “è idonea a creare un grave rischio di confusione, quanto meno per associazione, presso il pubblico di riferimento; ulteriormente aggravato dal fatto che trattandosi di prodotti di consumo corrente e di basso costo, il pubblico non presterà, al momento dell’acquisto, un’attenzione particolare. Peraltro, l’ ‘identità’ del prodotto compensa – agli effetti del rischio di confusione – il fatto che tra i segni che li contraddistinguono vi siano delle ‘differenze’”.

In aggiunta, i Giudici concludono che la commercializzazione dei prodotti Siscar costituisce concorrenza sleale per appropriazione di pregi (essendo evidente che i prodotti della convenuta si pongono sulla scia di quelli attorei) e scorrettezza professionale (posto che la convenuta era chiaramente consapevole di ledere i diritti altrui).

In conseguenza di quanto precede, viene ordinato a Siscar di cessare la commercializzazione dei prodotti in questione (con penale per ogni successiva violazione) e di ritirare i prodotti dal mercato.

La sentenza passa quindi alla liquidazione del danno sofferto da JSL, e ciò fa calcolando il solo lucro cessante, per mancata richiesta tempestiva dell’attrice quanto alla condanna anche al risarcimento del danno emergente (es. per diluizione del marchio). Così, calcolati gli utili realizzati da Siscar mediante le vendite in Italia, e rilevato che i costi di produzione dei prodotti in questione sono piuttosto contenuti, i Giudici accordano a JSL il 70% di tali utili.

Siscar viene quindi condannata a risarcire tale somma, oltre che al pagamento delle spese legali e alla pubblicazione a proprie spese del dispositivo della sentenza, a caratteri doppi del normale, sul quotidiano “Il Corriere della Sera” e sulla rivista “Largo Consumo”.