La procedura uniforme dell’OMPI per la risoluzione delle controversie in materia di nomi a dominio

L’espressione anglosassone cybersquatting, così come la locuzione domain grabbing (da to grab=ghermire) e domain squatting, indica l’attività illegale di chi si appropria di nomi di dominio corrispondenti a marchi commerciali altrui o a nomi di personaggi famosi al fine di realizzare un lucro sul trasferimento del dominio a chi ne abbia interesse od un danno a chi non lo possa utilizzare; talvolta l’utilizzatore abusivo, invece, utilizza il nome a dominio che ricalca il marchio altrui, per realizzare uno o più siti web che imitano l’originale, al fine di trarre in inganno i consumatori, vendendo loro merce contraffatta. Tale fenomeno è particolarmente diffuso nel settore dell’abbigliamento e dei prodotti elettronici.

La buona notizia è che l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) ha messo a punto un sistema molto efficace per combattere questo fenomeno: si tratta di una procedura (Procedura Uniforme per la Soluzione di Controversie in materia di Nomi a Dominio, di seguito “la Procedura”) che consente al titolare di un marchio registrato di presentare un reclamo contro chi abbia acquistato la proprietà di un nome a dominio “abusivo”, in violazione di detto marchio, al fine di ottenerne in tempi brevissimi il trasferimento coattivo in proprio favore.

I presupposti per ottenere tutela presso l’OMPI in base alla Procedura sono i seguenti:

  1. che il ricorrente dimostri di avere un diritto o un interesse legittimo sul nome a dominio oggetto di controversia;
  2. che tale nome a dominio sia identico oppure confondibile con il marchio del ricorrente;
  3. che il nome a dominio oggetto di contestazione sia stato registrato dal terzo in mala fede.

Il caso Moncler

Una nota società italiana quotata in borsa, la Moncler S.p.a., leader nel settore dell’abbigliamento sportivo di lusso, proprietaria di oltre 184 negozi monomarca in tutto il mondo, del marchio “Moncler” e di circa altri 500 marchi registrati, nonché di numerosi nomi a dominio, tra i quali www.moncler.com, ha di recente presentato ricorso al Centro per l’arbitrato e la mediazione dell’OMPI, ottenendo il trasferimento massivo in proprio favore di circa 50 siti registrati in proprio danno.

Monclear ha infatti agito contro di tre individui di nazionalità cinese, titolari di circa 50 nomi a dominio, inclusivi del marchio “Moncler”, come ad esempio www.outletmoncleruk2015.com, oppure www.outletmonclerus.com. La ricorrente lamentava che i suddetti nomi a dominio erano collegati a portali che imitavano in tutto o in parte il sito ufficiale della Moncler, con l’obiettivo di trarre in inganno gli utenti e vendere agli stessi merce contraffatta di scarsa qualità.

Il Collegio adito ha ritenuto che nello specifico ricorressero tutti i presupposti per riconoscere alla Moncler la tutela richiesta. Infatti i nomi a dominio registrati dai convenuti includevano tutti il nome “moncler” e l’aggiunta di ulteriori parole, come “outlet” nel nome del dominio, non era sufficiente ad escludere la confondibilità con il marchio della ricorrente e con il suo sito ufficiale.

La Moncler ha inoltre fornito prova della circostanza che attraverso i nomi a dominio contestati i convenuti offrivano al pubblico merce contraffatta, dimostrando in tal modo la sussistenza dell’ulteriore requisito della mala fede della registrazione.

Su tali presupposti, il Collegio ha quindi disposto il trasferimento coattivo dei 50 nomi a dominio abusivi in favore della Moncler s.p.a.

Una Procedura molto efficace

Il caso Moncler ha dimostrato la notevole efficacia e rapidità della Procedura messa a punto dell’OMPI: la ricorrente ha presentato il ricorso in data 9 Dicembre 2015 ed ha ottenuto la decisione in proprio favore il 18 gennaio 2016, ossia in poco più di un mese.

In poche settimane Moncler si è dunque liberata di alcuni scomodi antagonisti, che stavano traendo indebito vantaggio dall’illecito utilizzo del suo marchio ed ha acquistato di diritto la titolarità di cinquanta nomi a dominio illecitamente registrati in proprio danno. Va da sé che ad una procedura giudiziale rapida corrispondono di norma costi contenuti. Scommettiamo pertanto che molte aziende faranno ricorso alla Procedura dell’OMPI per tutelare il proprio brand in internet.