最高院认为,委托加工产品上贴附的标志,既不具有区分所加工商品来源的意义,也不能实现识别该商品来源的功能,故其所贴附的标志不具有商标的属性,在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。

相关法条:

《商标法》(2013年)第四十八条规定

本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。

《商标法》(2001年)第五十二条

有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:

(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;
…………

案件梗概:

2015年11月26日,最高人民法院就浦江亚环锁业有限公司(下简称“亚环公司”)与莱斯防盗产品国际有限公司(下简称“莱斯公司”)侵害商标权纠纷一案作出(2014)民提字第38号民事判决,认定亚环公司在根据他人委托生产的用于出口墨西哥的挂锁上使用“PRETUL”相关标识的行为,不属于《商标法》意义上的商标使用,其行为不构成商标侵权。

本案引证商标“PRETUL及椭圆图形”于2002年申请,2003年获准注册。2010年,原告莱斯公司获让引证商标。2010年12月31日、2011年1月6日,莱斯公司获悉亚环公司有两批次挂锁使用了“PRETUL”商标正通过宁波海关出口至墨西哥,申请宁波海关对上述侵权产品采取了扣留措施,并随后于2011年1月30日提起本民事诉讼。

诉讼中,被告主要抗辩理由之一就是其相关产品是接受案外人墨西哥TRUPER HERRAMIENTAS S.A.DE C.V.(下简称“储伯公司”)委托,按照其要求生产挂锁,在挂锁上标注“PRETUL”商标标识,并全部返销到墨西哥;储伯公司在墨西哥系“PRETUL”商标的权利人,亚环公司生产挂锁的行为是严格根据储伯公司的特定订单,按照订单上所载的设计方案、数量和期限进行的,属于加工承揽行为。

案件历时五年,经过一审、二审和再审,亚环公司获得胜诉。

一审、二审法院都认为储伯公司在墨西哥的“PRETUL”商标因未在中国注册,不受中国法律的保护,被告使用“PRETUL”相关标识的行为是商标使用行为。为确定是否侵权,两审法院更多地围绕被告使用的标志是否与原告的引证商标相同或近似进行了审查。

一审判决(【2011】浙甬知初字第56号)将亚环公司的使用行为区分为两种,认为在其加工的挂锁包装盒上标注的“PRETUL及椭圆图形”商标与莱斯公司的该注册商标相同,构成对莱斯公司商标专用权的侵犯;在其加工的挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上标注的“PRETUL”商标与莱斯公司的该注册商标不相同。对于不相同的这种使用是否构成近似,法院考虑了定牌加工的性质,认为“定牌产品均出口至墨西哥,不在中国境内销售,中国境内的消费者也没有发生混淆的可能”,故认定该“PRETUL”商标与莱斯公司的该注册商标不构成近似,其行为不构成侵权。

二审判决(【2012】浙知终字第285号)没有支持亚环公司关于涉案商品“出口墨西哥,未在中国市场实际销售,不会引起中国境内消费者的混淆和误认”的抗辩。法院认为“《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款并未对‘相关公众’作地域限制,《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第三条第一款还明确规定‘国家禁止侵犯知识产权的货物进出口’”,并进而认为亚环公司前述两种商标使用行为,前者构成商标相同,后者构成商标近似,均应承担商标侵权的责任。

亚环公司不服,向最高院申请再审。最高院2014年1月2日作出(2013)民申字第1644号裁定,提审本案。

最高院没有再去审查标志是否相同或近似的问题,而是指出:“亚环公司受储伯公司委托,按照其要求生产挂锁,在挂锁上使用‘PRETUL’相关标识并全部出口至墨西哥,该批挂锁并不在中国市场上销售,也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能,不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品,与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。商标作为区分商品或者服务来源的标识,其基本功能在于商标的识别性,亚环公司依据储伯公司的授权,上述使用相关‘PRETUL’标志的行为,在中国境内仅属物理贴附行为,为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件,在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此,亚环公司在委托加工产品上贴附的标志,既不具有区分所加工商品来源的意义,也不能实现识别该商品来源的功能,故其所贴附的标志不具有商标的属性,在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。”基于此,最高院认为对非商标法意义上的商标使用行为去判断相同近似不具实际意义,遂判决撤销一、二审判决,并驳回莱斯公司的诉讼请求。

短评

长期以来,对于定牌加工产品的侵权界定,理论和实践中均存在不同观点及做法。Pretul案由最高院提审,自然得到了业内普遍关注。最高院在本案中的观点也将对同类案件产生影响。

本案中,最高院从根本上否认了OEM产品上贴附标志是商标使用,认为“委托加工产品上贴附的标志,既不具有区分所加工商品来源的意义,也不能实现识别该商品来源的功能,故其所贴附的标志不具有商标的属性,在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为”。判决作出后,立即有声音表示,这一判决使OEM不再成为侵权的敏感地带,是众多OEM生产企业的福音。但这是否意味着,在中国以OEM形式生产的产品从生产到离开中国这段时间,就获得了“免死金牌”,不可能存在商标侵权的问题呢?恐怕还是不能无所顾忌地“乐观”。即使最高院表明了前述态度,我们也应当注意到,这是有前提的,那就是OEM合同要合法有效,货物要确定无误地“出口”。并且,如果目的地没有商标权利,是否也不算作商标使用,值得商榷。

这一判决,对商标注册机构和海关执法也将产生影响。毕竟我国海关查获的涉嫌侵权的货物中,定牌加工产品不在少数。并且,在商标注册层面,商评委也有过肯定OEM生产方式中标志使用可构成商标法意义上的商标使用的认定。如何使双轨保护在逻辑上统一起来,既需要实践的努力,也需要实践的检验。

相比之下,欧盟近期对其商标立法的改革,对于类似问题的态度就比较严厉,比如,新版《协调成员国商标立法指令》第10条4明确规定了过境商品侵权的问题:商标的所有人有权阻止他人未经其许可使用与其商标相同(或无实质区别)的商标的商品在贸易过程中进入欧盟,即使这些商品并不在欧盟境内流通。在这种情况下,对方(清关人或商品持有人)只有举证证明自己确实有在先的权利,才能抗辩侵权。