2010 年 11 月 12 日,创博亚太(山东)科技有限公司(以下简称创博亚太) 在第 38 类服务上申请了第 8840949 号“微信”商标。2011 年 7 月 26 日,该商标 初步裁定通过并予以公告。

    2011 年 11 月 21 日,张新河对“微信”商标提出异议申请。商标局在异议 裁定中认定被异议商标容易使消费者产生误认,并导致不良社会影响,根据 《商 标法》第十条第一款第(八)项的规定,裁定不予核准被异议商标的注册。创博 亚太不服上述裁定,于 2013 年 3 月 14 日向商评委提出异议复审申请。商评委维 持商标局的异议裁定。

    创博亚太不服商评委裁定,向北京市知识产权法院提起诉讼。2015 年 3 月 11 日,北京知识产权法院开庭审理第 8840949 号“微信”商标异议复审案,并 当庭宣判:诉争商标属于《商标法》第十条第一款第(八)项所指的有其他不良 影响的标志,不应予以核准注册。由此,商评委的异议复审裁定应予维持。

    笔者认为,本案的审理结果是在中国现行商标法律规定并不完备的情形下, 行政部门和司法机关为了“维护庞大的微信用户已经形成的稳定认知和避免改变 这种稳定认知可能形成的较大社会成本”[见(2014)京知行初字第 67 号本案 一 审判决书],根据商标的价值本质做出的最终选择。笔者赞同案件的审理结果, 但同时认为,本案中《商标法》第十条第一款第(八)项的适用存在一定的争议 之处,尽管这该争议因为《商标法》规定本身存在的问题而不可避免。

    到目前为止,原告已经就本“微信异议”案件提交了上诉申请。

一、中国《商标法》第十条第一款第(八)项之规定 

(一)中国《商标法》第十条第一款第(八)项包含要素

《商标法》第十条第一款第(八)项规定,“有害于社会主义道德风尚或者 其他不良影响的”的标志不得作为商标使用

    2010 年 4 月 20 日,最高人民法院出台《关于审理商标授权确权行政案件 若干问题的意见》第 3 条规定,“人民法院在审查判断有关标志是否构成具有其 他不良影响的情形时,应当考虑该标志或者其构成要素是否可能对我国政治、经 济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。如果 有关标志的注册仅损害特定民事权益,由于商标法已经另行规定了救济方式和相 应程序,不宜认定其属于具有其他不良影响的情形。

    由以上法律性文件可以明确《商标法》第十条第一款第(八)项的以下要素:

    1、商标有“不良影响”:“不良影响”包括“社会主义道德风尚其他不良影 响”, 司法意见中细化为“对我国政治、经济、文化、宗教、民族的消 极、负面影响”

    2、保护对象为“社会公共利益和公共秩序”,排除对“特定民事权益”的保护; 3、后果为“不能作为商标使用

(二)中国《商标法》第十条第一款第(八)项存在的问题

    以上由《商标法》和最高院司法意见得出的《商标法》第十条第一款第(八) 项的三个要素在适用上存在着明显的问题,分析如下:

1、《商标法》第十条第一款第(八)项之商标有“不良影响”要素:

    根据司法意见,该不良影响包括“对我国政治、经济、文化、宗教、民族的 消极、负面影响”。该条解释实际上将现实社会的所有方面都规定在其中了。试 问,现实社会中有哪项内容不在“政治、经济、文化、宗教、民族”范围之内? 对商标的保护可以全部归纳到“经济”等范畴,对著作权的保护可以全部归纳到 “经济、文化”等范畴……虽然司法意见试图对《商标法》第十条第一款第(八) 项的“不良影响”做出具体的解释,实际上,该解释是将“不良影响”扩大到了 社会生活的任何一个角落,使《商标法》第十条第一款第(八)项成为无所不包 的条款。

    “无所不包”导致的后果是“不良影响”要素没有清晰的边界,在适用上具 有不确定性,因此,从严格意义上说,“不良影响”并不能成为一个能够被适用 的“法律意义”上的要件。

2、《商标法》第十条第一款第(八)项之保护对象为“社会公共利益和公共 秩序”

    《商标法》第十条第一款第(八)项规定保护对象是“社会公共利益和公共 秩序”,排除对“特定民事权益”的保护。可是,什么属于“社会公共利益和公共秩 序”?什么属于“特定民事权益”?对于某一权益,根据什么标准能够确认其是属 于“社会公共利益和公共秩序”,还是属于“特定民事权益”?是不是使用规模相 当大以至于该商标成为公共生活的一部分时,就可以称的上属于“社会公共利益 和公共秩序”?法律对此均并无明确的规定。 严格来说,“社会公共利益和公共秩序”因为其缺乏明确的定义,没有清晰的 适用条件,也不能成为一个能够被适用的“法律意义”上的要件。

3、《商标法》第十条第一款第(八)项之后果为“不能作为商标使用”:

    问题一:该条仅规定不得作为商标使用,那么是否意味着可以作为商标注册? 如果仅限定《商标法》第十条第一款第(八)项的后果为“不能使用”,是否意 味着该条款不能作为“商标不能作为注册”的理由?可见,《商标法》第十条第一 款第(八)项的“商标不能注册”的后果存在明显的问题。

    问题二:《商标法》第十条第一款第(八)项规定的“不能作为商标使用” 是否指任何主体不得将该标志作为商标使用? 根据《商标法》第十条第一款第(八) 项本身的规定, 无法得出该问题的结论。由于《商标法》第十条第一款第(八) 项从属于《商标法》第十条第一款,法律后果应该和《商标法》第十条第一款其 他项保持一致,由其他项的规定是否能得出该问题的结论呢?回答仍然是否定的, 理由为:《商标法》第十条第一款第(五)项包含“同‘红十字’的名称、标志 相同或者近似的”标志不得作为商标使用,是指除了“红十字”组织以外的主体 不得将“红十字”作为商标使用;《商标法》第十条第一款第(六)项规定“带 有民族歧视性的” 标志不得作为商标使用,指所有主体均不得将这样的标志作 为商标使用。可见,《商标法》第十条第一款第(八)项并不明确是否指任何主 体不得将标志作为商标使用,《商标法》第十条第一款其他项的规定那样,要根 据具体的案情来决定其限定使用标志的主体。

    问题三:《商标法》第十条第一款第(八)项规定的“不能作为商标使用” 是否针对标志本身不得作为商标使用?由于对《商标法》第十条第一款第(八) 项的要素“社会公共利益和公共秩序”、 “不良影响”缺乏法律上的限定,因此, 就《商标法》第十条第一款第(八)项规定本身,无法得出该项是否针对标志本 身不得作为商标使用的结论。由《商标法》第十条第一款其他项的规定得出的答 案是为,《商标法》第十条第一款第(八)项不仅仅针对标志本身不得作为商标 使用,理由是: 《商标法》第十条第一款第(五)项包含“同‘红十字’的名称、 标志相同或者近似的”标志不得作为商标使用,针对的不是“红十字”三个字本 身有不良影响,而是这三个字不能由红十字以外的主体作为商标使用,以防引起 消费者的误认;又如,根据《商标审查及审理标准》,“公众熟知的书籍的名称, 指定使用在书籍商品”的,属于《商标法》第十条第一款第(八)项的商标禁止 使用范畴,这里的“不准予使用”针对的不是该书籍名称本身,而是该书籍名称 由其他主体使用在书籍商品上从而导致消费者误认的情形。

    总之,《商标法》第十条第一款第(八)项的规定在适用上具有诸多的不确 定性,其中的“不良影响”、“社会公共利益”等措辞均难构成法律意义上的“规 定”,对于《商标法》第十条第一款第(八)项的适用,只能通过《商标法》第 十条第一款的其他项大致推导其适用要件,立法上的缺陷使得行政和司法机关在 应用《商标法》第十条第一款第(八)项进行案件审理时,经常会面临法律条文 难以适用的尴尬情形。 二、试想美国“商标法”下“微信异议案件”的审理 本文试先抛开依据中国“商标法”,试想一下如果依据美国“商标法”,“微 信异议案件”的审理结果会怎样? “根据美国普通法,任何市场主体,只要在商业活动中采纳并且使用了具有 显著性的商标,就可以获得排他性的商标权”,这就是所谓的通过使用而 获得商标权。谁先在商业活动中使用了商标,谁就具有商标的优先权和商标权。 美国商标法充分尊重和体现“商标的商业使用时商标价值本质”。

     “微信异议案件”中,“在案证据无法证明被异议商标已实际投入商业使 用,并被消费者所认知”[见(2014)京知行初字第 67 号本案一审判决书的事实 认定部分],按照美国的商标法规定,由于诉争商标并未真正投入到商业使用中, 因此,该商标的商标权利不应予以支持。相反,腾讯公司的“微信”即时通讯服 务应用程序由���讯公司于 2011 年 1 月 21 日首次推出,晚于被异议商标申请日 2 个月,早于被异议商标初审公告日 7 个月。此后,“微信”注册用户急速攀升, 根据相关报道的记载,至 2013 年 7 月用户已达 4 亿,至 2014 年 11 月用户更超 8 亿。“微信”在信息传送等服务市场上已经具有很高的知名度和影响力,广大 消费者对“微信”所指代的信息传送等服务的性质、内容和来源已经形成明确的 认知。” [见(2014)京知行初字第 67 号本案一审判决书的事实认定部分],因 此,按照“通过使用而获得商标权”的原则,获得“微信”商标权的应该是腾 讯公司。

    可以见得,按照“美国商标法”的“在先使用”原则,所得出的案件结果和 本案中国行政和司法机关的审理结果一样,都是不准予诉争商标的注册,而准予 对商标进行真实使用一方的腾讯公司注册“微信”商标,该结果与“商标的价值 本质即商标的使用”是相符的。不过,依据中美两国不同的商标法律规定审理本 案的区别在于:美国的审理有其明确的法律依据,案件的审理可以做到说理和结 论部分均合乎法律规定;由于中国商标法不存在“在先使用原则”和针对本案案 情(腾讯公司对“微信”商标的使用在诉争商标申请日后)可以直接适用的法条, 法官对于案件的审理面临较为“艰难”的法律选择。

    虽然中国案件的审理不能适用美国的法律规定,但试想美国商标法律规定下 本案的审理过程与结果,由于其体现了对商标价值本质的遵循,对我国的案件审 查还是会具有一定的参考意义。

三、 中国行政和司法机关适用《商标法》第十条第一款第(八)项审理本案之 合理性分析

(一) 单纯依据申请在先原则进行审理的结果将会与“商标价值本质”严重冲 突

    按照中国的现有《商标法》规定,对于在先使用的商标可以以《商标法》32 条予以保护。本案中,腾讯公司的“微信”即时通讯服务应用程序晚于被异议商 标申请日 2 个月推出,并且,没有证据证明诉争商标所有人的商标申请处于恶意, 因此,不能依据《商标法》32 条对诉争商标申请日后的“微信”商标予以保护。 按照一般的商标审查思路,诉争商标应予以顺利注册。

    但是,本案的特殊之处就在于:腾讯公司的“微信”商标超乎规模的全民使 用现状。按照一审判决书中认定的,至 2013 年 7 月用户已达 4 亿,至 2014 年 11 月用户更超 8 亿。“微信”在信息传送等服务市场上已经具有很高的知名度 和影响力,广大消费者对“微信”所指代的信息传送等服务的性质、内容和来源 已经形成明确的认知。 如果按照通常的审查思路进行审理,准予诉争商标的注册,造成的结果是: 十几亿的微信用户已经形成的稳定认知将被改变,并且改变这种稳定认知可能形 成的较大社会成本的浪费。

    如果单纯依据申请在先原则,弊端将予以凸显:商标 真实使用的价值本质得不到保护,相关公众基于商标大规模使用形成的认知也得 不到尊重,似乎仅仅因为商标有“在先申请”,一切都可以推翻。

(二)中国行政和司法机关适用《商标法》第十条第一款第(八)项审理本案 之合理性分析

    对于《商标法》第十条第一款第(八)项的适用,目前达成的共识是该条款 针对的是“公共利益的保护”,中国行政和司法机关对该法条适用的态度一向比 较谨慎。本案适用《商标法》第十条第一款第(八)项,是综合考虑了腾讯公司 “微信”商标的实际使用情况和《商标法》第十条第一款第(八)项的适用要素 后,在遵循商标价值本质的价值选择下做出的决定,以下就《商标法》第十条第 一款第(八)项三项要素分析本案的法律适用:

1、 《商标法》第十条第一款第(八)项之商标有“不良影响”:

    前文已经分析,“不良影响”要素没有清晰的边界,凡是对“我国政治、 经济、 文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响”的 都属于《商标法》第十条第一款第(八)项的“不良影响”。

    对于非标准法律意义上的概念“不良影响”,由于本身的非规范性,对其适用 很难做到有严密的逻辑推理过程。本案中,腾讯公司的“微信”拥有 11 亿多用户, 且该商标的使用关乎人们生活方式、交流形式,对诉争商标“微信”的注册理解为 “会对大众的经济、文化、甚至政治生活产生不良影响” 并没有违反法律规定, 具有一定合理性。

2、《商标法》第十条第一款第(八)项之 “社会公共利益和公共秩序”:

    《商标法》第十条第一款第(八)项规定保护对象是“社会公共利益和公共 秩序”,排除对“特定民事权益”的保护。法律对于两种权益无明确界定。

    对于非标准法律意义上的概念“社会公共利益和公共秩序”,由于本身没有明 确的定义和范围,在案件中,恐怕只能依据法官的自由裁量权予以控制。本案中, “微信”已经为几乎全中国的手机用户所使用,“微信”通讯就如同当年 BB 机、电 话、短信的出现一样,属于现代人通讯方式的革新,并且正在颠覆以往任何形式 的通讯方式。在此意义上,“微信”因全面介入公众生活范畴,该商标不只与腾 讯公司的利益相关,而且与全民交流通讯方式息息相关,“微信”已成为公共利益 的一部分。被异议商标对公共利益会有损害的最根本的原因在于“微信”商标的大 量使用最终使得这个商标进入到“公共利益”范畴。鉴于此,本案对诉争商标“微 信”的注册理解为“对公共利益可能造成损害”,并没有违反法律规定,属于法 官的自由裁量权的解释范围,具有一定合理性。

3、《商标法》第十条第一款第(八)项之 “不能作为商标使用”:

(1)《商标法》第十条第一款第(八)项并不明确是否指任何主体不得将标志 作为商标使用,要根据具体的案情来决定其限定使用标志的主体

    以上已经分析,《商标法》第十条第一款第(八)项并不明确是否指 任何主体不得将标志作为商标使用,要根据具体的案情来决定其限定使用 标志的主体。

    本案中,社会公众已经形成“微信”是腾讯公司的商标的稳定认知,对“微 信”在相关服务上的使用,只有腾讯公司才是社会公众认可的主体。包括原告在 内的任何第三方如使用和注册“微信”商标,都将会与公众已形成的固有认知产 生冲突。因此,本案的“微信”商标并不排除腾讯公司的使用,但排除除了腾讯 公司以外的其他主体的误导性使用。

(2) 《商标法》第十条第一款第(八)项不仅仅针对标志本身不得作为商标 使用

    以上已经分析,《商标法》第十条第一款第(八)项不仅仅针对标志本身不 得作为商标使用的情形。

    本案中,“微信”商标因为在公众中的超规模使用,在公众中已经形成了稳 定的认知,如果诉争商标被核准使用,会造成社会全体公众的误认,在这种情形 下,为了维护社会公共利益,而不准予诉争商标的注册。

    总之,正如一审判决中所述,“先申请原则是我国商标注册制度的一般原则, 但在尊重在先申请这个事实状态的同时,商标注册核准与否还应当考虑公共利益 和已经形成的稳定市场秩序。当商标申请人的利益与公共利益发生冲突时,应当 结合具体情况进行合理的利益平衡。本案中……选择保护不特定多数公众的现实 利益具有更大的合理性。”本案的审理,体现了行政和司法机关对利益选择的价 值取向,案件的结果与保护“商标使用”的价值本质相一致,并且,从对《商标 法》第十条第一款第(八)项的分析看来,行政和司法机关的审理无明显不当, 没有违反法条的规定,因此,本案的审理结果具有一定的合理性。

四、中国行政和司法机关适用《商标法》第十条第一款第(八)项审理本案的 争议

    “微信”异议一审判决后引起了社会的热议,很多专业人士对案件适用《商 标法》第十条第一款第(八)项有相反意见。

    本文认为,本案的争议原因主要在于《商标法》第十条第一款第(八)项的 规定本身存在较多问题而引起。前文已经分析,该项规定中的“不良影响”包含 “政治、经济、文化”,是无所不包的词汇;“社会公共利益”没有明确界定, 属于并不标准的法律词汇,其适用本身就基于审查者的自身理解;“不得作为商 标使用”也存在明显逻辑问题,并且《商标法》第十条第一款第(八)项是否针 对标志本身、是否阻挡所有主体使用标志使用等均无明确规定。

    《商标法》第十条第一款第(八)项的规定不具备法律的可操作性和可预测 性。一方面,因其限定于“公共利益”,其适用范围应该尽可能的小;另一方面, 因为“公共利益”、“社会政治、经济、文化”范围无法界定,任何一个商标只 要进入公共市场,似乎都可以理解为具有“公共利益”性质,使得该项的适用范 围大到没有边际。

    本案中,由于“微信”商标的超大规模使用,法官在综合考虑了市场状况后, 为了维持现有市场格局,维护商标的“使用之价值本质”,在对各方利益权衡后, 选择适用《商标法》第十条第一款第(八)项。本案的争议不是由法官的判决、 也不是案件的最终结果所引起,而是由于《商标法》第十条第一款第(八)项本 身规定的缺陷所引起。相信行政和司法机关在适用《商标法》第十条第一款第(八) 项审理本案时,对可能引起的争议早有预见,但现行《商标法》没有其他条款对 此类案件进行合理的审理,最终适用《商标法》第十条第一款第(八)项也属基 本符合法律规定的无奈之选。

五、其他思考

(一)对《商标法》第十条第一款第(八)项适用应慎之又慎

    本案是一个极具特殊性的案例,本案的诉争商标“微信”不同于一般的商标, 有其特殊的性质,即:“微信”已经成为几乎全中国消费者首选的、无同业竞争者 的通讯方式,这样的商标超越了普通商标具有的产源识别的功能,而已成为全面 改变中国消费者交流方式的最为便捷的工具代名词。

    在现实生活中,能够使用规模如此之大,并且全面颠覆性的改变全体中国人生 活方式的商标可以说寥寥无几。如果不是本案商标的性质和使用规模的特殊性, 行政和司法机关应该不会以《商标法》第十条第一款第(八)项的规定不准予诉 争商标的注册。

    行政和司法机关在使用《商标法》第十条第一款第(八)项审理涉及“特定 主体利益”和“公共利益”交叉性质的案件中,应该对该法条的适用采取更为谨 慎的态度,在法条适用时,应充分论证使用该法条的背景和原因。否则,会给公 众造成的印象是:在先申请的期待利益将得不到维护,如果在后商标大规模使用, 在先申请就难以保住,这与中国现行的在先申请原则将会不符,且会将《商标法》 第十条第一款第(八)项变成一个可以任意解释的、甚至凌驾在任何其他商标法 法条之上的条款。

    本案的审理应作为一个极其特殊的个例,在大多数情形中,《商标法》第十 条第一款第(八)项还是应该使用在明显属于对公共利益造成不良影响之损害的 案件中。为避免对法条的滥用,本案对《商标法》第十条第一款第(八)项的适 用不得作为案件审理的常态。

(二)本案对企业的启示

    对于腾讯公司等公司而言,此次的“微信”案件也应是个教训。如果腾讯公司 在使用“微信”商标之前,能够对商标申请予以查询并发现在先申请的诉争“微 信”商标,则可以避开该标志选择一个没有在先权利冲突的商标进行使用并及时 注册。因此,任何企业在起用新的商业标志之时,及时的进行商标查询和申请注 册是其必做的功课。

    但在此不得不提的是,商标的查询是在商标网进行,对于新申请的商标,商 标网一般在6个月左右的时间才会将商标信息予以录入。在这6个月的空档期内, 在后商标使用人是无法得知在先商标的存在的。因此,笔者在此也呼吁商标局能 够及时的将商标新申请信息录入到商标网上,以便相关主体能及时查询在先商标 信息。

(三)本案采用其他审判思路���可能性

    上文已述,本案采用《商标法》第十条第一款第(八)项进行审理属于审查 者在现行《商标法》规定存在不合理性之处的情形下所做的无奈之选,案件审理 后,适用《商标法》第十条第一款第(八)项的每个要素都引起了诸多争论,且 由于《商标法》第十条第一款第(八)项本身规定的不合理性,这些争议点很难 依据完整的法律推理给予让各方完全信服的结论。

    如果法院不采用《商标法》第十条第一款第(八)项审理本案,本案是否还 存在其他的解决方式呢?以下是笔者的两点设想: 可否由法院调解维持诉争商标和正在使用的“微信”商标的共存?原告和腾 讯公司可以签订合同,约定对“腾讯”商标的各自不同的、在不同领域的、足以 使消费者将两商标区分开的使用范围和方式,这样既可以维持腾讯公司现有的对 “微信”商标使用的格局,又能使申请在先的“微信”商标已区别于腾讯公司的 方式进行使用。

    可否准许诉争商标和腾讯公司的“微信”商标均注册?可以将两商标的指定 服务进行具体的限定,如腾讯公司的“微信”商标指定在“公众手机聊天、通讯 服务”等,诉争的“微信”商标指定在“非手机通讯服务”等上,通过限定,两 商标各自使用在不同的领域,以避免公众的混淆。