Lo scorso 10 settembre, il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Materia di Impresa “A” – ha emanato una interessante sentenza (n. 10164/15) in materia di contraffazione per equivalenti di un modello di utilità. Tale dizione indica, come è noto, un tipo di contraffazione elaborato con riferimento ai brevetti per invenzione, e codificato dall’art. 82 co. 3 CPI anche per i modelli di utilità: in sostanza, per aversi contraffazione non è necessario che il modello di utilità venga integralmente copiato (c.d. “contraffazione letterale”), ma è sufficiente che venga utilizzato il medesimo “concetto innovativo” in esso contenuto.

Nel caso in questione, ad essere accusato di contraffazione era il sistema “Easy Wiring Clean” del noto “Mocio Vileda”, caratterizzato dal fatto che il secchio è dotato di un pedale che fa girare il cestello interno per facilitare l’asciugatura delle strisce pulenti, con un meccanismo come quello che segue:

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Tale prodotto era ritenuto in contraffazione del modello di utilità nazionale n. 269122 dalla titolare e licenziataria di quest’ultimo, che prevedeva a sua volta un secchio con un pedale che azionava una leva che faceva ruotare il cestello interno:

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In sostanza, nel modello di utilità il pedale del secchio spinge un elemento dentato rettilineo, il quale fa muovere due ingranaggi che a loro volta trasmettono la rotazione al cestello interno. Nel prodotto Vileda, invece, è direttamente il pedale ad avere un lato (curvo) dentato, e quindi ad agire sui due ingranaggi, senza passare per alcun elemento dentato rettilineo. Da qui l’esclusione della contraffazione letterale del modello di utilità da parte del CTU e, concordemente, dei Giudici.

A differenza del CTU, tuttavia, nella decisione in commento i Giudici ritengono che il prodotto Vileda costituisca comunque contraffazione per equivalenti del modello di utilità.

Per giungere a tale conclusione, il Collegio rileva innanzitutto che il “concetto innovativo” individuato dal CTU (sostanzialmente coincidente con l’elemento rettilineo dentato), e in base al quale il CTU aveva escluso la contraffazione per equivalenti, era in realtà riduttivo. Il concetto innovativo, alla luce delle anteriorità prese in esame, deve invece rinvenirsi “nel complesso della conformazione degli elementi (in sé noti) che compongono il dispositivo in esame, e cioè l’unità di spinta (comprendente anche l’elemento dentato rettilineo) e quella di trasmissione”.

I Giudici precisano quindi i principi che governano la contraffazione per equivalenti di cui all’art. 82 co. 3 CPI: “il richiamo ad un medesimo “concetto innovativo” eseguito dalla norma comporta necessariamente che anche forme diverse possano essere ritenute interferenti qualora possa ritenersi evidente che – a pari efficacia – le forme differenti non siano altro che una variante ovvia della struttura descritta nel brevetto, cioè già di per sé costituenti normale alternativa tecnica mediante la quale raggiungere il medesimo risultato. Va dunque valutato – in richiamo dei principi dettati in tema di equivalenza nei brevetti per invenzione (Cass. 9548/12), opportunamente calibrati sullo specifico ambito dei brevetti per modello di utilità – se la diversa conformazione dell’utensile o della parte di macchina, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente oggetto di tutela brevettuale, tenuto peraltro conto che la contraffazione per equivalenza non potrebbe essere esclusa nel caso in cui il prodotto (o il procedimento) accusato sia riprodotto, anche solo parzialmente, con una variazione apportata ad un singolo componente, o ad una singola fase del procedimento, ancorché tale variazione debba qualificarsi non banale né ripetitiva della precedente (Cass. 30234/11)”.

In applicazione di tali principi, i Giudici concludono che la semplice eliminazione dell’elemento rettilineo dentato, sostituito dal lato curvo dentato del pedale Vileda, non è idonea ad escludere la contraffazione. Accertata quest’ultima, i Giudici ordinano quindi a Vileda il ritiro dei prodotti dal mercato e la inibiscono da ogni ulteriore commercializzazione, con fissazione di penale, rimettendo la causa sul ruolo per l’accertamento del danno.