La conocida multinacional de la alimentación italiana Barilla G. e R. Fratelli, S.p.A. (Barilla), ha logrado obtener una medida cautelar contra la mercantil italiana ITALY FASHION S.R.L. (IF) como consecuencia de la presunta comisión por parte de esta última de actos de infracción marcaria y competencia desleal.

Según se desprende de la Ordenanza dictada por la Sezione specializzata in materia d’impresa de los Tribunales de Milán, la acción judicial trae causa de la comercialización por parte de IF de cojines que:

  1. Imitaban la forma de las galletas de Barilla. En concreto a “Pan di Stelle”, “Galletti”, “Rigoli”, “Batticuori”, “Mooncake”, “Gocciole”, “Baiocchi”, “Abbracci”, “Ringo” y “Mulino Bianco Crostatina”
  2. En un inicio, IF identificaba los productos con las mismas marcas comerciales titularidad de Barilla. Posteriormente y como consecuencia de los requerimientos remitidos a IF por Barrilla, IF empleó marcas comerciales que evocaban los signos distintivos de Barilla (en concreto, “Pandistelloso”, “Gallettoso”, “Rigoloso”, “Batticuoroso”, “Moon”, “Gocciolosa” y “Ringoloso”).

A pesar de que los productos presuntamente infractores se encontraban en el mercado desde el 2013 y de que Barilla conocía de su existencia desde el principio, puesto que no sólo había requerido a IF para que no utilizara sus marcas comerciales sino también porque IF había mantenido contactos con aquélla para la obtención de una licencia de comercialización de los cojines, los Tribunales de Milán han terminado por estimar la acción y conceder a Barilla las medidas cautelares solicitadas.

Al respecto, se considera que los requerimientos enviados por Barilla y la oposición desde un principio a conceder una licencia a IF no pueden interpretarse en el sentido de que se han tolerado los actos de IF.

En cualquier caso, la decisión dictada por los Tribunales de Milán concluye que, de un examen preliminar de los hechos, las denominaciones utilizadas por IF para referirse a sus productos podrían constituir actos de infracción marcaria, especialmente teniendo en cuenta que las marcas de Barilla gozan de reputación en el mercado italiano.

Precisamente como consecuencia de la reputación de dichas marcas, el órgano jurisdiccional también entiende que podría haber actos de competencia desleal, al estar IF aprovechándose injustamente de la reputación de la que goza Barilla en el mercado italiano. Estos actos son además susceptibles de originar un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los cojines.

Al considerar que concurren indicios de infracción marcaria y de comisión de actos desleales, los Tribunales de Milán no entran a analizar la supuesta infracción de las marcas tridimensionales no registradas alegada por Barilla como consecuencia de la reproducción por parte de IF de la forma de sus galletas, acordando finalmente requerir a IF para se abstenga de usar, comercializar y/o promocionar por cualquier medio los cojines que imitan las formas o reproduzcan los signos distintivos de Barilla.