En tiempos recientes hemos sabido de algunas consultas solicitando consejo sobre si una declaración de excusa para la falta de explotación de una invención patentada en México debe ser presentada ante la Oficina de Patentes (IMPI).

Sobre el particular, es cierto que la Ley de Propiedad Industrial (LPI) Mexicana establece que en el caso de las invenciones patentadas, después de tres años a partir de la fecha de concesión de la patente, o cuatro años de la presentación de la solicitud, lo que ocurra más tarde, cualquier persona puede solicitar a IMPI que se le conceda una licencia obligatoria para explotar la invención, cuando la misma no se use en México, a menos que existan razones justificadas.

No obstante lo anterior, no existe obligación expresa o un requisito de presentar pruebas de hacer uso de la patente, o pruebas o argumentos relacionados con las excusas para no trabajar la invención reivindicada para mantener exigibles los derechos que derivan de la patente o solicitud. En este sentido, cualquier recomendación para proporcionar una declaración o presentar periódicamente pruebas de uso, afirmando que con ello se evitará la concesión de una licencia obligatoria es completamente infundada.

Tenemos que considerar que de acuerdo con la LPI, si un tercero presenta una solicitud de licencia obligatoria, el titular tendría un año a partir de la fecha en que IMPI informa acerca de la solicitud de licencia obligatoria, para remediar no uso de la invención y comience a hacer uso de la patente en México, ya sea mediante la exportación del producto patentado o usarlo en nuestro país directamente o a través de una licencia registrada ante el IMPI. Por lo tanto, el riesgo de una licencia obligatoria en realidad no se reduce mediante la presentación de una declaración de uso de la patente.

En caso de una petición de una licencia obligatoria, el solicitante también tiene la obligación de proporcionar pruebas que demuestren la capacidad técnica y económica para el uso de la patente en México. Además, la LPI establece que después de dar la oportunidad de remediar la no explotación, debe haber una audiencia entre las partes en la que IMPI decidirá sobre la concesión de una licencia obligatoria, y si decide concederla, será establecida su duración, condiciones, campo de aplicación y la cantidad de regalías mismas que deberían ser justas y razonables.

En México, el derecho de propiedad intelectual no define ni proporciona ejemplos o parámetros de excusa justificada para no trabajar una patente, ni cómo debe a ser probada, por lo que cualquier tipo de prueba permitido por nuestra legislación debería ser aceptado por el IMPI para soportar justificación o excusa de no trabajar la patente en México como una excepción para la potencial solicitud de licencia obligatoria y eventualmente deberían ser analizadas por esta autoridad bajo la base de caso por caso.

A la fecha no se han sabido casos en los que una licencia obligatoria se ha concedido en los últimos años en México, sin embargo, en caso de que ocurra, sería objeto un estudio detallado.