案例回放

在一件包括多项权利要求的发明专利申请中,审查员在驳回决定中认为该申请的所有权利要求都不具备创造性,于是申请人在驳回复审请求时将权利要求进行了合并,最后复审成功,且在复审请求审查决定中表明即使权利要求不进行合并,独立权利要求1也具有创造性,故在对复审决定后继续审查的通知书答复时,申请人希望将权利要求恢复为拆开状态,但是按照审查指南的规定,复审请求审查决定分为下列三种类型:(1)复请求不成立,维持驳回决定。(2)复审请求成立,撤销驳回决定。(3)专利申请文件经复审请求人修改,克服了驳回决定所指出的缺陷,在修改文本的基础上撤销驳回决定。

现在复审请求审查决定是基于修改文本的基础上撤销驳回决定的,所以原审查部门应当以修改文本为基础进行继续审查。如果专利权人又将权利要求恢复为拆开状态,明显不符合审查的原则。

法律依据

《中华人民共和国专利法实施细则》

第42条:一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前,向国务院专利行政部门提出分案申请;但是,专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请。

分案的申请不得改变原申请的类别。

嘉权视角

基于上述情况,建议采取主动提交分案申请来进行补救,根据分案申请的规定,在一件专利申请未结案之前,申请人可以基于该专利申请提出一件或多件分案申请。我们将复审成功的案件按正常继续审查,另基于原申请提出一个分案申请,以合并前的独立权利要求提交,只要删除用于合并的从属权利要求,使得原申请与分案申请的权利要求的技术特征不完全相同,保护范围不同,从而符合分案申请的要求并使得两个专利同时存在,申请人便可在分案申请中争辩其具有专利性的详细理由。主动提交分案申请的好处在于:申请人既可尽快获得权利,以保护其产品,还可争取尽可能大的保护范围。