Lo scorso 22 aprile, la Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Torino ha emanato un’interessante sentenza (n. 2256/16) sulla coesistenza di lungo termine tra due marchi identici usati per prodotti identici. I Giudici hanno analizzato in particolare gli effetti di tale coesistenza ai fini della eventuale convalidazione del marchio successivo e della contraffazione di quello anteriore.

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I marchi in questione erano per l’appunto identici e utilizzati entrambi per dei vini. Il marchio anteriore, di titolarità dell’azienda attrice, veniva utilizzato come marchio di fatto in tutto il territorio nazionale dagli anni ‘70 ed era stato registrato a livello italiano e comunitario nel 2011. Il marchio della convenuta era utilizzato a sua volta come marchio di fatto dagli anni ‘90 ed era stato registrato – con l’aggiunta di ulteriori elementi verbali e grafici – come marchio nazionale nel 2002, ma poi non rinnovato alla scadenza nel 2012.

L’attrice chiedeva che fosse accertata la violazione dei propri marchi registrati e di fatto da parte della convenuta. Quest’ultima in via riconvenzionale chiedeva che i marchi dell’attrice fossero dichiarati nulli perché registrati quando i propri marchi registrati erano ancora in vigore: nonostante la scadenza di questi ultimi, la convenuta al tempo aveva ancora titolo per proporre tale domanda, posto che non era ancora decorso il biennio dalla scadenza entro cui, ai sensi dell’art. 12 co. 2 CPI, un marchio anteriore può essere fatto valere per contestare la nullità del marchio successivo. La convenuta chiedeva inoltre che fosse in ogni caso accertato che il proprio marchio di fatto era stato convalidato ai sensi dell’art. 28 CPI, per avere l’attrice tollerato per più di cinque anni consecutivi il suo utilizzo da parte della convenuta. In subordine, la convenuta chiedeva che fosse accertata la legittimità della coesistenza tra i marchi delle parti.

Nella decisione in commento, i Giudici rilevano in primo luogo che era stato debitamente provato in giudizio che i due marchi fossero utilizzati in ambito non puramente locale rispettivamente dagli anni ‘70 e ‘90; le parti avevano quindi fatto uso del medesimo marchio per prodotti identici per oltre un ventennio. I Giudici notano anche che era altamente improbabile che le due aziende non si conoscessero reciprocamente, vista la vicinanza geografica tra le stesse, la partecipazione alle medesime fiere del settore e l’inserimento di entrambe in una pubblicazione della Camera di Commercio volta a promuovere la viticultura locale.

Alla luce di tali circostanze, la sentenza in commento esclude che l’attrice titolare del marchio anteriore possa pretendere tutela di marchio di fatto ovvero di marchio registrato contro la convenuta.

Con riferimento al marchio di fatto attoreo, i Giudici affermano che in quanto non registrato esso è tutelabile solo in presenza di confusione presso il pubblico, e richiamano la sentenza della Corte di Giustizia UE in C-482/09 (“Budweiser”), secondo cui “il titolare di un marchio anteriore non può ottenere l’annullamento di un marchio posteriore identico che designa prodotti identici in caso di uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di tali due marchi di impresa, quando tale uso non pregiudica o non può pregiudicare la funzione essenziale del marchio d’impresa, consistente nel garantire ai consumatori l’origine dei prodotti o dei servizi”. Nel caso di specie, rileva il Tribunale, la pacifica coesistenza ultraventennale tra i marchi delle due aziende dimostra che i consumatori sono in grado di individuare correttamente l’origine dei prodotti dall’una o dall’altra, per cui non vi è confusione da parte del pubblico.

In aggiunta, rileva la sentenza, il fatto che l’attrice non possa pretendere tutela contro la convenuta è confermato dalla ratio dell’istituto della convalidazione di cui all’art. 28 CPI (benché non applicabile in favore della convenuta perché previsto solo per i marchi registrati quale non era quello della convenuta): “lo scopo della convalidazione – che sta alla base di altri istituti del nostro ordinamento aventi portata generale, quali la prescrizione e l’usucapione – è quello di consolidare le situazioni di fatto, facendo ad esse corrispondere la situazione di diritto ed eliminando uno stato di incertezza. Con riferimento ai segni distintivi va anche considerato che permettere che un segno distintivo da lungo tempo presente sul mercato sia esposto all’azione di nullità o a quella di contraffazione significa vanificare quegli investimenti fatti nel corso degli anni dal titolare del segno (e permettere, in definitiva, una “gratuita” perdita di ricchezza)”.

Quanto invece alla violazione dei marchi registrati attorei, la sentenza conclude che la convenuta può opporre ad essi il proprio preuso avente notorietà non puramente locale, che le consente di continuare l’uso del marchio ai sensi dell’art. 12 co. 1 lett. a) CPI. Tale preuso, nota chi scrive, avrebbe anche consentito alla convenuta di chiedere la nullità dei marchi registrati attorei per interferenza con il proprio identico marchio di fatto anteriore, ma la convenuta non aveva proposto tale domanda, proponendola solo per interferenza con i propri marchi precedentemente oggetto di registrazione.

Con riferimento a quest’ultima domanda, peraltro, i Giudici escludono che i marchi registrati della convenuta nel 2002 potessero privare di novità le domande di registrazione attoree del 2011, posto che i primi erano da ritenersi validi esclusivamente perché contenevano ulteriori elementi distintivi rispetto al marchio di fatto identico al precedente marchio di fatto attoreo.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale rigetta integralmente le domande di entrambe le parti, compensando le spese del giudizio in ragione della reciproca soccombenza.