Vorige maand heeft het Hof van Justitie van de EU (HJEU) een interessante uitspraak gedaan over vormmerken, nadat de Engelse High Court of Justice prejudiciële vragen had gesteld in een zaak waarin de typische KitKat chocoladewafel moet worden beoordeeld. 

Nestlé wilde de KitKat chocoladewafel registreren als een merk, Cadbury had daartegen oppositie ingesteld en het merk werd inderdaad niet ingeschreven. Daartegen had Nestlé hoger beroep aangetekend. De High Court of Justice bevestigde dat het vormmerk voor de KitKat chocoladereep geen intrinsiek onderscheidend vermogen had. Wat betreft de inburgering, wordt in de Britse rechtspraak over het algemeen aangenomen dat de aanvrager van een merk voor de inburgering moet bewijzen dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen afgaat op het aangevraagde merk (en niet op andere, eventueel aanwezige merken) als aanduiding van de herkomst van de waren. Aangezien het niet duidelijk was of die Britse rechtspraak correct was, werden prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie. 

Het HJEU herhaalde eerst dat artikel 3 lid 1 (e) van de Merkenrichtlijn een eerste obstakel is voor de inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar, zodat wanneer één van de drie in die bepaling vermelde gevallen zich voordoet, een dergelijk teken niet ingeschreven kan worden. Aangezien een teken dat op basis van artikel 3 lid 1 (e) wordt geweigerd nooit onderscheidend vermogen kan krijgen door inburgering, dient eerst te worden onderzocht of het teken niet onder één van de weigeringsgronden van artikel 3 lid 1 (e) valt, en pas daarna of het onderscheidend vermogen heeft kunnen verkrijgen. 

Aldus werd eerst onderzocht of de inschrijving als merk van een teken dat bestaat uit de vorm moet worden geweigerd als die vorm bestaat uit drie wezenlijke kenmerken, waarvan er één bepaald wordt door de aard van de waar en er twee noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen.

Interessant om te vermelden is dat de Advocaat-Generaal voor de beantwoording van de tweede prejudiciële vraag een onderscheid had gemaakt tussen een gecombineerde en een cumulatieve toepassing van de weigeringsgronden, waarbij hij concludeerde dat het niet is omdat de weigeringsgronden niet gecombineerd kunnen worden toegepast dat ze niet cumulatief kunnen worden toegepast, op voorwaarde dat elke grond en minstens één grond volledig op die vorm van toepassing is. 

Het HJEU ging niet in op dat onderscheid tussen een “gecombineerde” en een “cumulatieve” toepassing en verwees voornamelijk naar het Tripp Trapp arrest. Op basis daarvan oordeelde het HJEU dat een vorm niet kan ingeschreven worden als merk wanneer die vorm drie wezenlijke kenmerken bezit, waarvan één voortvloeit uit de aard van de waar en de twee andere noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, mits minstens één van de in die bepaling opgesomde gronden voor weigering van inschrijving volledig van toepassing is op de betrokken vorm. 

Een andere vraag was of de inschrijving is uitgesloten voor vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen uit het oogpunt van de manier waarop de waren worden vervaardigd, en niet uit het oogpunt van de manier waarop de waren functioneren.

Het HJEU overwoog dat het doel van de relevante bepaling is om te verhinderen dat een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen waarnaar de gebruiker mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Voor de consument is immers de functionaliteit van de waar doorslaggevend en heeft de wijze waarop die waar wordt geproduceerd weinig belang. Het HJEU antwoordde dan ook dat enkel de manier waarop de betrokken waar functioneert en niet de manier waarop de betrokken waar wordt vervaardigd relevant is voor de vraag of een vorm noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. 

Ten slotte werd de vraag behandeld of de aanvrager van de inschrijving van een merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt (i.e. door inburgering) moet bewijzen dat de betrokken kringen de waar wanneer deze uitsluitend wordt aangeduid met dat merk, in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken, percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming, dan wel dat hij ermee kan volstaan aan te tonen dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen dat merk herkent en associeert met zijn waren.

Het HJEU oordeelde dat de essentiële voorwaarde voor onderscheidend vermogen door inburgering is dat het teken waarvan inschrijving als merk wordt gevraagd, als gevolg van dat gebruik voor de betrokken kringen kan dienen om de waren waarop het betrekking heeft te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Bijgevolg, om een merk te kunnen inschrijven dat onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt, hetzij als deel van een ander ingeschreven merk, hetzij in samenhang met dat ander ingeschreven merk, moet de merkaanvrager bewijzen dat de betrokken kringen de waar of de dienst wanneer deze uitsluitend wordt aangeduid met dat merk, in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken, percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming. 

Met andere woorden, KitKat moet bewijzen dat de betrokken kringen de KitKat chocoladereep percipiëren als afkomstig van KitKat wanneer de chocoladereep uitsluitend wordt aangeduid met het vormmerk, en het woordmerk KITKAT en eventuele andere merken niet zijn aangebracht op de chocoladereep.