L’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (“UAMI”) ha recentemente dichiarato l’invalidità del marchio comunitario registrato “instaweather” in accoglimento di ricorso presentato da Instagram LLC, titolare dell’omonimo notissimo marchio. Nello stesso giorno, peraltro, l’UAMI ha dichiarato la nullità anche dei marchi “instaplace”, “instakids”, “travelgram” e “instaweather pro” registrati dal medesimo soggetto, sempre in accoglimento di altrettanti ricorsi di Instagram e sulla base di considerazioni analoghe a quelle espresse nella decisione qui in commento (n. 9413 C del 7 ottobre 2015).

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Il marchio “instaweather” era stato depositato nel gennaio 2013 per prodotti di cui alla classe 9 (software), ed era utilizzato in particolare per un’applicazione che consente agli utenti di includere informazioni meteo come tag su immagini, e di condividere poi tali immagini su Instagram.

Il ricorso di Instagram era fondato sull’art. 53(1)(a) del Regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario (“CTMR”). In base a tale previsione, un marchio comunitario registrato va dichiarato invalido, su ricorso del titolare di marchio anteriore, laddove siano integrate le condizioni previste dall’art. 8(1) CTMR o dall’art. 8(5) CTMR, ovvero in sostanza:
– art. 8(1): a) il marchio successivo è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato; o b) il marchio successivo è identico o simile al marchio anteriore, i prodotti o servizi per i quali è stato richiesto sono identici o simili ai prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato, e, a causa di tali identità o somiglianze, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato;
– art. 8(5): i) il marchio successivo è identico o simile al marchio anteriore, benchè registrato per prodotti o servizi non simili; ii) il marchio anteriore gode di notorietà; e iii) l’uso senza giusto motivo del marchio successivo può trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Nella decisione in commento, l’UAMI in realtà non esamina se sia integrata la prima ipotesi, ma passa direttamente a verificare la sussistenza dei requisiti (cumulativi) di cui all’art. 8(5) CTMR. Ciò appare peraltro peculiare posto che l’art. 8.5 si riferisce all’ipotesi di marchi che coprono prodotti non simili, mentre in questo caso i prodotti in questione erano simili, come affermato dalla medesima decisione.

L’Ufficio dichiara quindi in primo luogo che i due marchi “instagram” e “instaweather” sono effettivamente simili se comparati da un punto di vista visuale, fonetico e concettuale.

In secondo luogo, l’UAMI accerta che il marchio “instagram” godeva, già al momento del deposito del marchio “instaweather”, di ampissima notorietà. L’Ufficio precisa a riguardo che la soglia di notorietà richiesta dalla legge “è raggiunta quando il marchio anteriore è conosciuto da una parte significativa del pubblico rilevante in relazione ai prodotti o servizi da esso coperti. (…) Per determinare il livello di notorietà del marchio bisogna prendere in considerazione tutti gli elementi del caso, in particolare la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, estensione geografica e durata del suo utilizzo e la dimensione degli investimenti fatti dal suo titolare per promuoverlo”. L’UAMI precisa che Instagram aveva fornito ampissima documentazione a riprova la notorietà del proprio marchio, dimostrando in particolare che, benché utilizzato solo dall’ottobre 2010 (e quindi da poco tempo prima del deposito del marchio contestato), esso era stato oggetto di uso estremamente intensivo in tutta l’Unione Europea: la relativa applicazione era utilizzata da milioni di utenti, ed era annoverata tra i leader nel settore dei social network assieme a facebook, Twitter e Pinterest.

L’UAMI passa quindi a verificare la sussistenza del terzo requisito posto dall’art. 8(5) CTMR, ovvero se l’uso senza giusto motivo del marchio “instaweather” potesse trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio “instagram” o recare pregiudizio agli stessi. In merito, l’Ufficio afferma innanzitutto che, vista l’estrema vicinanza tra i prodotti contraddistinti dai marchi, la grande rinomanza del marchio “instagram” e la coincidenza della parte iniziale “insta” dei due marchi, è probabile che i consumatori colleghino il marchio “instaweather” al marchio “instagram”. E’ altresì probabile che il marchio “instaweather” tragga vantaggio dalla notorietà del marchio “instagram” e dalla sua immagine di social network dinamico e di successo, così ottenendo una maggior diffusione dei prodotti da esso contraddistinti esclusivamente grazie alla connessione con il marchio “instagram”; da qui la conclusione che il marchio contestato possa trarre indebito vantaggio dalla notorietà del marchio della ricorrente. L’UAMI non ritiene peraltro provato che, come affermava il titolare del marchio “instaweather”, l’uso di quest’ultimo avvenisse con “giusto motivo”: vero che l’iniziale policy di Instagram consentiva espressamente, ai programmi integrati con Instagram, l’uso dei singoli termini “insta” o “gram” se disgiunti (ciò che poi era stato espressamente vietato dai successivi aggiornamenti di tale policy), ma tale policy non appariva essere più in vigore al momento del deposito del marchio “instaweather”, ed essa non avrebbe comunque potuto giustificare l’uso del marchio anteriore in modo da trarre vantaggio dalla sua notorietà.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l’UAMI ha quindi dichiarato l’invalidità del marchio contestato, ritenendo non necessario esaminare gli ulteriori motivi di ricorso proposti da Instagram.