Lo scorso 21 aprile il Tribunale di Milano ha dichiarato la decadenza per non uso del marchio “Venolen” della Società Prodotti Antibiotici s.p.a. (sent. n. 4825/15). La pronuncia è stata emanata in accoglimento della domanda formulata dalla Pharma Line s.r.l., titolare sin dal 1998 dell’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco dall’identico nome “Venolen”, che essa commercializza su tutto il territorio nazionale.

I Giudici aditi, appartenenti alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa “A” del tribunale ambrosiano, hanno confermato innanzitutto la legittimazione ad agire della Pharma Line, “alla luce della considerazione che non solo astrattamente ma anche in concreto la stessa può essere ostacolata nella propria attività economica” dal marchio della convenuta, “utilizzando lo stesso identico segno sin dal 1998 per contraddistinguere propri prodotti farmaceutici”.

Il Collegio ha quindi osservato che l’attrice aveva “assolto al relativo onere sulla stessa incombente di provare, seppure per via indiretta, trattandosi di fatto negativo, il mancato uso” del marchio della convenuta. In particolare, Pharma Line aveva fornito le seguenti prove:

  1. l’annuario 1995 dell’Informatore Farmaceutico e il prontuario farmaceutico 2006, in cui l’unico prodotto contraddistinto dal marchio “Venolen” era quello attoreo;
  2. un estratto dal sito web della convenuta contenente l’elenco dei prodotti lanciati dal 1947 al 2007, in cui tale segno non compariva;
  3. i listini prodotti della convenuta degli anni 2006 e 2013, in cui non era presente alcun prodotto a marchio “Venolen”;
  4. i risultati di una ricerca per parole chiave su Google, da cui non emergeva alcun prodotto farmaceutico a marchio “Venolen” della convenuta;
  5. alcuni estratti dal sito www.archive.org, che mostravano che il sito web della convenuta, negli anni 2001, 2002, 2007 e 2010, non indicava tra i prodotti il “Venolen”.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha concluso che “gli elementi probatori raccolti consentono di inferire, in virtù di indizi gravi, precisi e concordanti, il mancato utilizzo ab origine ovvero successivamente, sia prima sia dopo l’avvio dell’uso dello stesso segno da parte dell’attrice, del marchio litigioso”. Sarebbe quindi spettato alla convenuta, rilevano i Giudici, dimostrare il contrario; ma questa non si era costituita in giudizio né aveva replicato alla precedente diffida dell’attrice.

Il Tribunale ha quindi dichiarato la decadenza del marchio a far data dal quinquennio successivo alla sua prima registrazione, condannando la convenuta alla rifusione delle spese di lite.