笔者以往在代理知识产权案件过程中,比较常见的案件类型是在先字号权与商标权的权利冲突问题、在先著作权与商标权的冲突问题,对于专利权与商标权的冲突问题接触较少,近期恰好有一个案例,经笔者简单总结分析,与读者分享。

中国 A 公司与国外 B 公司合作,该 B 公司在其本国拥有注册商标 X公司在中国拥有注册商标 X。A获得了 B 公司的授权书之后,在中国生产制造某产品,然后出口提供给 B 公司。后来,A 公司设计了一款该产品的外包装箱,该外包装箱上印有产品图案,并且在箱体表面醒目之处印有商标X,A 公司将该外包装箱的设计申请了中国外观专利,经过专利局审查,获得授权。产品生产加工好之后,在货物出关的过程中,被海关扣货,A 公司的生产出口行为被认为疑似侵犯了 C 公司在中国的注册商标专用权。A 公司无奈,提供了反担保金额,先使得货物出关,规避了与B公司合同违约风险,但A公司仍然面临商标侵权诉讼的风险,然而 C 公司并没有提起商标侵权诉讼,却以其在中国的注册商标X的注册商标专用权,向中国国家知识产权局专利复审委员会提起了针对A公司已经授权的包装箱外观专利无效申请。

C 公司在该无效请求书中提到,A 公司的外观包装箱所标示的X商标,C 公司拥有在先商标权,该外观包装箱对于 X 标识的使用,非常醒目突出,在市场上容易造成消费者混淆误认,并且 X 商标在中国早已为消费者广为知晓。

A 公司在无效答辩中提到,X 商标本身含义显著性较弱,商标权人 C 公司不应当独占这样一个显著性弱的商标,公司用于外包装箱是属于正当使用;A 公司拥有 B 公司的授权,B 公司在其本国拥有注册商标专用权,产品均出口,不会在中国市场上销售,客观上不会造成消费者的混淆误认,并且 C 公司早已自己宣称放弃 X 商标在中国的使用,更不会造成混淆误认;此外,A 公司已经向商标局提起了撤销三年不使用申请,结合 C 公司放弃商标使用的宣称,该商标极有可能未来被撤销。

本案无效决定结果,专利复审委员会决定,依据专利法第 23 条之规定,授予专利权的外观设计,应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中。授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。本案中,A 公司的在后外观专利权,与 C 公司在先取得的商标权构成冲突,宣告 A 公司的外观专利权无效。

综合分析本案,笔者建议企业:

  1. 企业在接受国外企业的 OEM 订单的时候,务必与国外委托方进行确认,要求其拥有中国注册商标专用权,同时,注意审核中国注册商标证书所列的商品内容、商标标样是否与 OEM 订单所指定的商品内容、商标标样一致,否则如果该权利在他人手中,该企业也容易因为生产加工行为,一并卷入商标侵权诉讼纠纷中。
  2. 企业申请外观专利时,注意设计中所包含的文字、图案,是否会与他人在先的商标权有冲突。并且在申请外观专利时,请去掉该文字。因为外观专利权并不保护文字内容,反而容易与他人在先权利造成冲突。
  3. 企业设计商标时,请注意选择显著性较为强的商标进行设计并且注册使用。本案 X 商标是个英文商标,中文译文为“本国的”,实际上,这样的商标是缺乏显著性,如果不是因为其多年在本国的使用,影响力辐射至了中国,想必商标局很难会批准这样一个商标获得注册。
  4. 企业如果有意放弃某个商标的产品线,可以考虑通过商标转让的方式,盘活无形资产,注意尽量不要向媒体发布终止使用该商标的声明,因为在中国,如果注册商标连续三年不使用,则可以被商标局撤销该注册商标。如果企业发布终止使用商标的声明,容易被他人用作撤销三年不使用的证据。