​​​Er zijn goede redenen om een handelsnaam eveneens als merk te registreren. Een handelsnaam kent namelijk een aantal beperkingen ten opzichte van een merkrecht. Hieronder een opsomming van de voordelen van een merkregistratie boven een handelsnaamrecht:

Bescherming (onderneming vs. waren en diensten): Het handelsnaamrecht geeft alleen bescherming aan de naam waaronder de onderneming (naar buiten toe) wordt gedreven. Dit brengt mee dat producten of diensten die onder een afwijkende naam worden aangeboden niet indirect worden beschermd door het handelsnaamrecht.

Via het merkenrecht kan bescherming gezocht worden voor zowel de handelsnaam, door deze als als dienstmerk te registreren, als voor alle andere namen (tekens) die voor waren of diensten worden gebruikt. Voor één bepaald teken kan aan de hand van een classificatie systeem bescherming gezocht worden binnen 45 verschillende klassen van waren en diensten. Daarbij kan een merk ingeschreven worden voor meerdere (uiteenlopende) waren en/of diensten.

Bescherming (type teken): Onder het handelsnaamrecht wordt enkel de naam waaronder de onderneming naar buiten treedt beschermd. Logo's komen niet voor handelsnaamrechtelijke bescherming in aanmerking.

Met een merkenregistratie kan voor figuratieve elementen zoals logo's wel bescherming verkregen worden. Onder omstandigheden kan zelfs een registratie voor vormmerken (bijv. het Coca-Cola flesje) en kleur- of klankmerken verkregen worden. De beschermingsmogelijkheden ten aanzien van het type onderscheidingsteken zijn in het merkenrecht dus aanzienlijk ruimer.

Beschermingsomvang (territoriaal): Een handelsnaamrecht biedt enkel bescherming voor de handelsnaam in het geografische gebied waarin de onderneming de handelsnaam drijft (c.q. actief is). Dat kan heel Nederland zijn, maar ook beperkt zijn tot slechts een regio of provincie.

Een merk biedt naar gelang het type registratie exclusieve bescherming in de gehele Benelux (Benelux-merk), de Europese Gemeenschap (Gemeenschapsmerk c.q. Uniemerk), of individuele landen (nationale registraties).

Handhavingsmogelijkheden: Op basis van oudere handelsnaamrechten kan alleen opgetreden worden tegen jongere handelsnamen (of merkrechten) indien er bij het publiek gevaar voor verwarring is te duchten gelet op de aard van beide ondernemingen en plaats waar zij gevestigd zijn (c.q. het geografisch gebied waarin zij actief zijn). Zo zal bakkerij "Janssens" te Rotterdam wel kunnen optreden tegen een gelijknamige bakkerij in Rotterdam, maar er zal geen gevaar voor verwarring te duchten zijn met een bakkerij "Janssens" te Groningen of een ijzerhandel "Janssens" te Rotterdam.

Op basis van merkrechten kan eerder, gemakkelijker en in meer situaties opgetreden worden. Zo kan worden opgetreden  in het gehele gebied waarvoor het merk is geregistreerd (bijv. de Benelux of de Europese Gemeenschap), in de eerste vijf jaren na registratie kan een merkhouder ook niet worden tegengeworpen dat hij het merk niet heeft gebruikt. Een merkhouder kan optreden tegen gebruik van gelijke of overeenstemmende tekens voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wanneer daarbij gevaar voor verwarring te duchten is. Verder kan met een bekend merk worden opgetreden tegen gelijke of overeenstemmende tekens gebruikt voor niet-soortgelijke (en soortgelijke) waren of diensten wanneer daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Wanneer ongerechtvaardigd voordeel getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk kan ook worden opgetreden tegen een teken dat anders wordt gebruikt dan ter onderscheiding van waren of diensten.

Handhaving (bewijs bestaan oudere rechten): Het handhaven van een handelsnaam kan aanzienlijke problemen opleveren aangezien aannemelijk gemaakt zal moeten worden dat men oudere handelsnaamrechten bezit dan de wederpartij. Het laten opnemen van een handelsnaam in het KvK schept geen handelsnaamrechten. Daarbij kan noodzakelijk zijn dat aan de hand van documentatie (bijvoorbeeld facturen en reclame-uitingen) bewezen kan worden dat een onderneming sinds een bepaald jaartal in een bepaald geografisch gebied en branche actief was onder de betreffende handelsnaam. Het bestaan en ontstaan van een merkrecht is in beginsel gegeven met de merkregistratie. Er geldt voor de eerste 5 jaren na de merkregistratie (van een Benelux- of Gemeenschapsmerk) ook geen gebruiksverplichting.

Exploitatie mogelijkheden:

Een handelsnaam kan niet 'los' worden overgedragen van de overdracht van (relevante onderdelen van) de onderneming. Verder bestaat er veel onduidelijkheid over de mogelijkheid om een handelsnaamrecht in een licentie aan een ander te geven.

Een merkrechtregistratie is een erkend vermogensrecht dat 'los' van de houder overgedragen kan worden. De aan een merk verbonden goodwill kan dan ook gemakkelijk te gelde gemaakt worden door verkoop of licentiering van het merk.

Kortom, het registeren van een handelsnaam als (dienst)merk brengt aanzienlijke voordelen met zich mee.

AKD heeft een team van merkenspecialisten, advocaten, BMM Erkend Merkengemachtigden en Professional Representatives van het Europese Merkenbureau, die u begeleiden bij het registeren van uw merk, model of handelsnaam.