La infracción de una Marca de la Unión Europea (“Marca UE") no faculta a su titular a obtener en todos los casos una prohibición judicial de la conducta infractora con alcance paneuropeo. Así se desprende del contenido de la sentencia dictada por el TJUE el pasado 22 de septiembre de 2016 en el caso combit Software GmbH c. Commit Business Solutions Ltd - Asunto C-223/15 (accesible aquí), que no obstante el efecto unitario de la Marca UE ante un acción de infracción por parte del titular excluye de prohibición a aquellos países en los que no exista riesgo de confusión.

El caso era el siguiente: la empresa alemana combit Sofware es titular de una marca nacional alemana y una Marca UE “combit”, registrada para productos y servicios informáticos. La compañía israelí Commit Business Solutions, por su parte, vende un software en varios países de la UE a través de su web, el cual incorpora el signo “Commit”. El software en cuestión está disponible en idioma alemán y puede adquirirse a través de la web desde Alemania. El tribunal (Oberlandesgericht Düsseldorf) considera que el riesgo de confusión (combit/Commit) existe respecto al consumidor medio alemán pero en cambio entiende que dicho riesgo no existiría para un consumidor medio de habla inglesa, quien conoce el verbo “to commit” y quien entenderá también que Combit es una palabra resultado de la combinación de “Com” para “Computer” y “bit” para “binary digit”.

En este contexto, el TJUE señala que, aunque el riesgo de confusión pueda no existir en algunos de los países de la UE, si ese riesgo existe en una parte de la Unión ha de entenderse que la infracción de la Marca UE existe (de la misma forma que el riesgo de confusión en una parte de la Unión sirve para fundar una oposición a la concesión de una Marca UE, como se declaró por ejemplo en el caso Armacell c. OAMI Asunto C-514/06, el mismo criterio debe aplicarse para la infracción).

No obstante, y por lo que respecta a la prohibición de la conducta, el tribunal sigue el criterio anunciado ya en el conocido caso DHL (DHL c. Chronopost, Asunto C-235/09, accesible aquí), y concluye que si el signo afectado, en particular por razones lingüísticas, no crea riesgo de confusión con la Marca UE registrada en un determinado país, el tribunal que conoce de la infracción no puede extender a ese país una prohibición de uso del signo en cuestión.

En definitiva, como afirmaba el Abogado General en su Opinión en este tema, la Marca UE sólo concede derechos al titular en la medida necesaria para que aquélla pueda cumplir sus funciones, no más allá.