In seiner Baumann II-Entscheidung vom 23. Juni 2016 (I ZR 241/14) hatte der BGH über die kennzeichenrechtlichen Ansprüche einer deutschen und einer italienischen Gesellschaft zu entscheiden. Die deutsche Gesellschaft hatte die Bezeichnung „Baumann“ vor ihrem Verkauf im Jahre 2005 seit Ende der sechziger Jahre als Unternehmensnamen geführt und 1979 auch als Marke eintragen lassen. Die italienische Gesellschaft, eine ehemalige Schwestergesellschaft, nutzte seit 1971 die Unternehmensbezeichnung „CAVAION SIDELOADERS BAUMANN“. Zwischen den Gesellschaften hatte vor Verkauf der deutschen Gesellschaft ein diesbezügliches Einvernehmen bestanden, ein ausdrücklicher Lizenzvertrag war jedoch nie geschlossen worden. In dem Rechtsstreit zwischen der italienischen Gesellschaft (Klägerin und Widerbeklagte) und der Rechtsnachfolgerin der deutschen Gesellschaft (Beklagte und Widerklägerin) berief sich die Klägerin auf ein angeblich prioritätsälteres Unternehmenskennzeichen, während sich die Beklagte auf ihre eingetragene Marke stützte und überdies wettbewerbsrechtliche Ansprüche wegen angeblicher Herkunftstäuschung geltend machte.

Der BGH ging davon aus, dass die Klägerin aufgrund der Nutzung der Unternehmensbezeichnung bereits 1971 wirksam ein Unternehmenskennzeichen erworben habe, das der insofern prioritätsjüngeren Marke der Beklagten vorgehe. Dem stehe auch nicht entgegen, dass die relevante Nutzung des Kennzeichens im Rahmen einer konkludenten Gestattung durch die Beklagte erfolgt sei. Der BGH wiederholte insoweit zwar den Grundsatz, dass sich ein Lizenznehmer nach Ende des Lizenz- oder Gestattungsvertrags nicht darauf berufen kann, eigene Kennzeichenrechte erworben zu haben, stellte aber gleichzeitig fest, dass eine konkludente Gestattung hierfür gerade nicht ausreiche. Der Inhaber des Zeichenrechts müsse vielmehr den Nachweis erbringen, dass zwischen ihm und dem Nutzer des Kennzeichens ein Gestattungs- oder Lizenzvertrag bestanden habe. An diesen Nachweis seien keine geringen Anforderungen zu stellen.

Darüber hinaus könne sich die Beklagte auch nicht auf wettbewerbsrechtliche Ansprüche wegen Irreführung über die betriebliche Herkunft der Ware aus § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG oder wegen Verwechslungsgefahr gemäß § 5 Abs. 2 UWG berufen. Der BGH stellte erneut klar, dass zwar kein genereller Vorrang des Markenrechts besteht, im Einzelfall aber Wertungswidersprüche zwischen Marken- und Wettbewerbsrecht zu vermeiden sind und der Prioritätsgrundsatz, der das gesamte Kennzeichenrecht beherrscht, nicht beliebig durch wettbewerbsrechtliche Ansprüche wegen Irreführung umgangen und aufgeweicht werden darf.

Praxistipp:

Der vorliegende Fall zeigt einmal mehr, dass die Einräumung von Nutzungsrechten an Kennzeichenrechten durch Lizenzverträge schriftlich dokumentiert werden sollte, um die Beweisbarkeit zu gewährleisten. Fehlt eine Dokumentation von Vertragsschlüssen besteht das Risiko, dass die Gerichte nicht von einem Lizenzvertrag, sondern lediglich von einer konkludenten Gestattung der Zeichennutzung ausgehen, so dass bei dem nutzenden Unternehmen eigene Kennzeichenrechte entstanden sein können. Das gilt insbesondere auch innerhalb von Unternehmensgruppen. Denn der BGH geht davon aus, dass eine Kooperation zwischen den Parteien bzw. eine familiäre Verbundenheit der Geschäftsführer gerade gegen den Abschluss einer rechtsverbindlichen vertraglichen Regelung sprechen könne. Ist ein Unternehmenskennzeichen einmal wirksam entstanden, könne hiernach dessen Nutzung durch den Inhaber einer prioritätsjüngeren Marke im Regelfall nicht mehr verhindert werden, auch nicht unter Berufung auf die lauterkeitsrechtlichen Vorschriften zum Schutz vor Herkunftstäuschung.