Ha pasado aproximadamente una década desde que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMP) adoptó un criterio muy estricto al momento de analizar la similitud entre marcas y como resultado de esta forma de análisis los examinadores de marcas en IMPI adoptaron criterios que eran problemáticos, especialmente al momento de analizar y comparar marcas que incluían diseños o que podían ser asociadas a un concepto.

Estos criterios problemáticos eran el considerar los diseños como elementos secundarios e insuficientes para dar distintividad a la marca y como resultado la tendencia de los examinadores a centrar su análisis de confusión solamente en los elementos fonéticos de las marcas.

Desafortunadamente, estos criterios subsistieron por largo tiempo debido a que la Sala Especializada de Propidad Industrial del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que es la encargada de revisar las resoluciones de IMPI, apoyó estos criterios por largo tiempo confirmado las resoluciones de IMPI como correctamente emitidas.

Sin embargo, a finales de 2015 principios de 2016, se nombraron nuevos Magistrados a cargo de la mencionada Sala Especializada del TFJFA y como resultado, el criterio de esta Sala cambió.

Consecuentemente, a lo largo de 2016 recibimos varias resoluciones en las que la mencionada Sala revirtió resoluciones de IMPI al señalar que al momento de analizar y comparar las marcas es necesario considerar dichas marcas en su conjunto y determinar cual de los elementos de la marca es el elemento más relevante, el cual debe ser considerado el eje para realizar el análisis de confusión.

Como resultado, la Sala ha señalado que si en un determinado caso el diseño o el aspecto conceptual de la marca son los elementos más relevantes y como resultado al comparar las marcas en conjunto es posible considerarlas como diferentes, entonces se debe permitir el registro de la marca más reciente.

Por supuesto, consideramos que este cambio de criterio es un paso en la dirección correcta y asimismo esperamos que IMPI ajuste sus criterios en consecuencia a lo largo de 2017, resultando en la emisión de un menor número de negativas por parte de IMPI, especialmente en relación con marcas que incluyen diseños o que pueden ser asociadas a un concepto claro.