2014년 Alice 연방 대법원 판결 이후에 소프트웨어 발명뿐만 아니라 자연법칙(law of nature), 자연현상(natural phenomena), 추상적 아이디어(abstract idea)를 이용한 발명의 특허 적격성 심사가 엄격해졌습니다. 특히 의료방법발명의 특허 적격성이 논의되었던 Mayo 판결에서 대법원은 수학 공식과 같은 자연법칙에서 충분한 “발명적 응용(inventive application)”이 있는지를 기준으로 특허 적격성을 판단하여야한다고 하였습니다.

Mayo 판결에서 대법원은 수학식을 이용한 방법에 관한 기존의 대법원 판례인 Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978)와 Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981)에 대해서 언급하였습니다. Flook와 Diehr 모두 수학 공식은 자연법칙과 다름없어서 그 자체만으로는 특허적격성이 없다는 입장을 확인하였습니다. 하지만 Mayo사건에서 대법원은 Diehr는 수학식의 발명적 응용인 추가적인 구성요소가 있었기에 특허 적격성이 있는 반면, Flook는 이와 같은 추가적인 구성요소가 없었기 때문에 특허 적격성이 없다고 설명하였습니다.

Flook 사건은 수학적 알고리즘을 사용하여 알람 한도를 갱신하는 방법에 관한 것으로서, 대법원은 이러한 알람 한도를 갱신하는 방법은 단순한 수학적 계산에 지나지 않음을 이유로 특허적격성이 없다고 판결하였습니다.

이에 반해 Diehr 사건에서 대법원은 온도 측정값을 Arrhenius 공식에 대입하여 적정 경화 시간을 계산하는 일련의 과정이 컴퓨터로 이루어지는 고무 경화 방법의 특허 적격성을 인정하였습니다. 즉, 연방대법원은 본 발명이 수학 공식에 대한 것이 아니며, 고무를 가열하고 가열된 고무를 냉각하는 단계를 포함하고 있었으며 따라서 청구항 전체로 봤을 때 고무를 주형하는 방법에 대한 것이므로 특허 적격성을 인정하는 것이 타당하다고 판시하였습니다.

Diehr 사건은 알고리즘 자체만으로 특허를 받을 수 없다는 기존의 Flook 입장에서 나아가, 알고리즘을 이용한 컴퓨터 프로그램이라도 제조방법이나 장치기구에 적용되어 유용한 개선을 나타낸 발명은 특허를 받을 수 있다고 하여 소프트웨어 발명의 특허적격성을 지지한 중요한 판례입니다.

2017년 3월 8일자의 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)의 Thales Visionix v. U.S. 판결은 수학 공식과 같은 자연법칙을 이용한 발명이 특허적격성이 있는지 여부를 Alice 판결 영향 아래에서 쟁점으로 다룬 사안입니다.

Thales Visionix(이하 “TVI”)는 움직이는 참조 프레임에 대한 객체의 움직임을 추적하는 관성추적시스템에 관한 미국 특허 6,474,159호(이하 ‘159 특허)를 가지고 있었습니다. TVI는 F-35 전투기에서 사용한 헬멧장착 전방시현시스템(Helmet Mounted Display System)이 자신의 ‘159 특허를 침해한다는 이유로 미국 정부와 그 도급업자를 상대로 연방청구법원(Court of Federal Claims)에 소송을 제기하였습니다.

‘159 특허의 청구항 1항은 다음과 같습니다.

  1. A system for tracking the motion of an object relative to a moving reference frame, comprising:

    a first inertial sensor mounted on the tracked object;

    a second inertial sensor mounted on the moving reference frame; and an element adapted to receive signals from said first and second inertial sensors and configured to determine an orientation of the object relative to the moving reference frame based on the signals received from the first and second inertial sensors.

연방청구법원은 ‘159 특허가 (1) 두 개의 객체의 움직임을 관할하는 자연 법칙을 이용한 추상적 아이디어에 불과하고, (2) 추상적 아이디어 그 이상의 발명적 개념이 없으므로 특허적격성이 없다고 하였습니다. 이에 TVI는 항소합니다.

연방순회항소법원은 모든 발명이 어느 정도는 자연법칙, 자연현상, 또는 추상적인 아이디어를 구현, 사용, 반영, 기반, 또는 적용하고 있음을 전제하였습니다. 그러면서 연방순회항소법원은 Diehr 사건에서 대법원이 수학 공식을 이용한 고무 경화 방법의 특허적격성을 인정한 이유는 Diehr의 고무 경화 방법이 기존의 기술에서 알려지지 않은 새로운 효과, 즉 완벽하게 경화된 합성고무제품을 만들었기 때문이라고 보았습니다. Alice 문맥으로 보면 기존의 고무 경화 방법에 향상을 가져오는 발명으로 해석한 것입니다. 또한, 연방항소순회법원은 Alice/Mayo 이후 특허적격성을 인정한 Rapid Litigation과 Enfish 사건에서 기존 기술에 대비하여 향상진보된 기술의 효과가 특허적격성을 인정한 주요 요인이었음을 강조하였습니다.

연방순회항소법원은 ‘159 특허가 비관용적(non-conventional)인 방법으로 움직이는 플랫폼에서 객체를 추적함에 있어 오류를 줄이는 효과가 있으며, 이는 Diehr 발명에서 고무를 경화하는데 경화가 초과 또는 부족해지는 것을 방지하는 효과에 상응한다고 보았습니다. 따라서 특허적격성을 판단함에 있어 ‘159특허가 Diehr와 실질적으로 동일한(“nearly indistinguishable”) 경우에 해당한다고 보고, 추상적 아이디어에 해당하지 않아 Alice 1단계를 만족한다고 판결하였습니다.

본 사건은 Amdoc 판결에서와 같이 특허적격성을 판단할 때 명세서의 발명의 상세한 설명을 참조하고 종래 기술보다 나은 기술적 개선점이 특허적격성을 인정하는 중요한 키 포인트였습니다. 본 사안의 판결문에서 개선(improvement), 비관용(unconventional/non-conventional) 등의 표현이 수 차례 반복적으로 쓰인 것을 보더라도 특허 발명의 기술적 개선점이 특허적격성 판단에 중요한 요소임을 확인할 수 있습니다. 또한 ‘159 특허가 제 1 및 제 2 센서로부터의 신호를 바탕으로 객체의 방위를 결정하는 데 그치고 그 결과물(즉, 객체의 방위)의 특정한 기술적 응용을 요구하지 않아 권리범위가 넓게 기재되어 있음에도 불구하고 추상적 아이디어에 해당하지 않다고 본 것은 발명의 중요한 효과가 인정되었기 때문으로 보여집니다. 따라서 특허적격성 이슈에 대해 효과적으로 방어하기 위해서는 특허 발명이 기존 기술에 대비하여 어떠한 중요한 기술적 효과를 가져오는지를 명세서에 충분히 기술하는 것이 매우 중요할 것입니다.