Les marques de l'Union européenne (MUE) seront vulnérables et susceptibles d’être déchues si elles ne sont pas utilisées pour les produits et services qu’elles désignent. Les titulaires de MUE disposent d’une période de cinq ans pour faire usage de leur marque. Une fois ce délai expiré, ils doivent être en mesure de présenter la preuve d’un usage sérieux de leur marque. Que faut-il entendre par « usage sérieux » et que se passe-t-il si une marque est utilisée sous une forme différente de celle sous laquelle elle a initialement été enregistrée ? Frouke Hekker du cabinet Novagraaf explique.

L’obligation d’usage sérieux
Selon la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), une marque peut satisfaire l’obligation d’usage sérieux lorsque les faits et circonstances montrent qu'elle est utilisée sur le marché pour identifier l'origine des produits et/ou services pour lesquels elle a été enregistrée.

Cela comprend l’usage dans la vie des affaires, soit vers l’extérieur, pour les produits et/ou services protégés, en prenant en compte les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou services pertinents ainsi que la durée, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. L'utilisation doit être «réelle et suffisante» et doit être démontrée par des preuves solides et objectives.

L’usage «vers l'extérieur» d'une marque ne signifie pas nécessairement que son utilisation doit être destinée aux consommateurs finaux. Selon la CJUE, l'usage peut concerner une marque utilisée par un intermédiaire, tel qu’un distributeur, par exemple, qui ne sera pas destinée à toucher le consommateur final.

Que faire si une marque est utilisée sous une forme différente du dépôt initial ?
Le règlement sur la MUE dispose que l'utilisation d'une marque sous une forme différente de celle enregistrée constitue toujours un usage sérieux si les éléments qui sont différents ne modifient pas le caractère distinctif de la marque. Par conséquent, la légère modification d'une marque figurative sera généralement acceptable. En revanche, un « rebranding » complet nécessitera qu’une nouvelle marque soit déposée.

Que se passe-t-il si l’obligation d’usage n’est pas respectée ?
Une marque qui ne remplirait pas cette obligation pourra être (totalement ou partiellement) déchue si l'on ne peut démontrer qu'elle a été utilisée au cours des cinq dernières années, pour chaque bien ou service désigné. Le délai pour prouver l’usage lors d’une action en déchéance est limité. C’est pourquoi il est très important de documenter constamment l'utilisation de la marque, par exemple, par l'enregistrement ou le stockage des paquets datés, des étiquettes, des listes de prix, des catalogues, des factures, des photos, des annonces publicitaires dans les journaux et autres médias, et/ou d'autres contenus ou déclarations faisant usage de la marque.

Surmonter les actions en déchéance: L’exemple de Fruit (of the Loom)
A l’occasion d’une action en déchéance par la société Takko holding GmbH, la société Fruit of the Loom, Inc a du apporter la preuve de l’usage de sa marque « FRUIT », enregistrée en mai 2006 pour désigner des « vêtements, chaussures, chapellerie » en classe 25.

Selon la division d'annulation de l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne (EUIPO), l’usage sérieux de la marque « FRUIT », en tant que telle, n’a pas été établi. En effet, la société n’avait pas pu fournir la preuve que cette marque était utilisée à destination du consommateur final. Plus tard, la division d'appel de l’EUIPO a confirmé cette décision. Toutefois, le Tribunal de l'UE, en désaccord avec la décision de Juillet 2016, a considéré que la division d’appel avait commis une erreur de droit en négligeant le fait que l’obligation d’usage d'une marque sur le marché ne signifiait pas qu'elle doive être destinée au consommateur final. Le Tribunal a également constaté que la division d’appel n'avait pas procédé à une évaluation globale des éléments fournis, et a donc annulé sa décision.