Em julgamento realizado em 15 de março, a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu inédita decisão para os litígios envolvendo infração de pedido de patente que aguarda análise do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Essa decisão é pioneira e flexibiliza o disposto no artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96 – LPI), que prevê que somente após a concessão da patente é que o titular teria legitimidade para impedir que terceiros copiem e comercializem o produto patenteado sem sua autorização, sendo que, nos termos do artigo 44 da LPI, caso se constate a infração, o titular terá direito à indenização, inclusive no período entre a publicação do pedido e a concessão da patente.

Contudo, o TJSP entendeu que a proteção dada pelo artigo 44 é insuficiente para proteger, em situações excepcionais, aquele que depositou pedido de registro de patente e que aguarda por anos uma decisão final a respeito da concessão ou não do privilégio. Assim, entendeu que a despeito de não ter sido concedida a patente, é possível em casos específicos que o depositante impeça que terceiros copiem o seu produto.

No caso, a Allergan Inc. e Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda. (Autoras ou Allergan) ingressaram com ação cominatória contra a União Química Farmacêutica Nacional S.A. (União Química) pleiteando que a União Química se abstivesse de copiar um de seus medicamentos, o qual fora depositado há 12 (doze) anos e até agora não teve decisão final sobre sua patenteabilidade. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido pelo magistrado e, em seguida, a União Química interpôs agravo de instrumento contra essa decisão.

Vencido o relator Francisco Loureiro, os desembargadores Cesar Ciampolini e Fortes Barbosa votaram por manter a liminar. Para ampliar a proteção do artigo 44, consideraram relevante o fato de a União Química ter confessado que seu medicamento tem a mesma formulação química do produto da Allergan, pendente de apreciação final do depósito da patente. Por isto, não seria admissível que a União Química parasitasse da Allergan, auferindo lucros com a venda de medicamento copiado, por ser caso de concorrência desleal. Essa conduta também não se moldaria aos padrões de conduta da boa-fé.

Os desembargadores apontaram que a demora do INPI coloca em riscos a utilidade econômica da patente e vai de encontro à razoável duração do processo e ao princípio da proporcionalidade, o que impõe que o depositante não seja prejudicado pela demora da administração. Também como fator excepcional foi destacado que a Allergan possui patente sobre o produto em vários países signatários do acordo dos Trips (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), o que demonstraria o caráter inventivo do produto.

Portanto, ao menos em casos em que o suposto infrator confessa copiar o produto, o produto foi patenteado em outros países signatários dos Trips e há demora injustificável do INPI em apreciar definitivamente o pedido de patente, é possível que o depositante da patente impeça que terceiros imitem seus produtos, por ser medida que impede que terceiros se beneficiem de atos de concorrência desleal.

Esse acórdão, apesar de não ter sido unânime, é relevante para ações em que se discute violação de produto objeto de patente no exterior, pois ao revés do disposto no artigo 42 da LPI, conferiu de exclusividade ao depositante do pedido em casos de demora injustificada do INPI. Para ver a decisão na íntegra, clique aqui.